華興公司與RSF公司專利技術轉讓合同糾紛仲裁案

提要：2012年4月1日，貴州華興航空科技有限責任公司（以下簡稱華興公司）與北京RSF科技有限公司（以下簡稱RSF公司）分別簽訂《閘瓦生產線轉讓合同書》（以下簡稱《生產線轉讓合同》）及《技術轉讓（專利實施許可）合同》（以下簡稱《技術轉讓合同》）。根據合同約定，RSF公司向華興公司轉讓閘瓦生產線及生產工藝，并供應保密配方原材料；華興公司則應向RSF公司支付1500萬元設備款及最高限額為980萬元的技術使用費?！渡a線轉讓合同》約定的爭議解決方式是向法院起訴，《技術轉讓合同》約定的爭議解決方式則是向北京仲裁委員會申請仲裁。合同依法生效。合同履行過程中，雙方發生糾紛。當RSF公司通過訴訟迫使華興公司付清設備款后，即向北京仲裁委員會提成仲裁申請，請求裁決：華興公司向RSF公司支付專利許可實施使用費216萬元、違約金500萬元，華興公司立即停止實施涉案專利技術。華興公司委托徐新明律師團隊代理此案，并提出仲裁反請求：《技術轉讓合同》繼續履行，RSF公司支付違約金250萬元。北京仲裁委員會于2020年1月15日對上述案件進行開庭審理，于2020年5月22日作出裁決：《技術轉讓合同》繼續履行，華興公司可長期使用RSF公司的涉案專利技術；華興公司向RSF公司支付技術使用費135.68萬元，之后，華興公司無需再支付技術使用費；華興公司向RSF公司支付違約金80萬元，RSF公司向華興公司支付違約金40萬元。

一、雙方合作的情勢背景

2009年1月19日，中國鐵道部運輸局發布通知指出，RSF公司與德國BK公司合作、引進BK公司技術試制的高摩瓦，于2008年1月18日通過部組織的技術審查，可裝車運用。

2008年10月31日，RSF公司向國家知識產權局申請高摩瓦及制造方法專利，2010年10月獲得發明專利授權。

此外，生產上述閘瓦需要一種獨特的配方料。這種配方料最初由德國BK公司提供。

RSF公司主動向華興公司發起邀請，向華興公司介紹閘瓦的產品優勢、巨大的市場需求，并邀請華興公司對閘瓦生產線進行現場參觀。之后，RSF公司于2011年9月和2012年3月分兩次將其一套舊的閘瓦生產線直接運抵華興公司，力勸華興公司購買。

二、RSF公司與華興公司簽訂《生產線轉讓合同》及《技術轉讓合同》，將一套舊的閘瓦生產線轉讓給華興公司，并許可華興公司使用其生產技術

在RSF公司的熱情要約下，華興公司開始就引進閘瓦生產線事宜與RSF公司進行洽談，在此過程中，RSF公司承諾，將許可華興公司使用其專利技術和技術秘密，并向華興公司提供10%秘密配方原材料，保證華興公司生產的閘瓦產品通過CRCC認證，每年帶給華興公司100萬件的銷售額。鑒于此，華興公司最終同意以1500萬元的高價購買RSF公司的二手閘瓦生產線。2012年4月1日，RSF公司和華興公司簽訂《技術轉讓合同》及《生產線轉讓合同》。

華興公司購買的閘瓦生產線試運行時，RSF公司則立即購買了一套新的、性能升級的閘瓦生產線。

《生產線轉讓合同》約定，RSF公司向華興公司轉讓閘瓦生產線一條，并提供生產工藝及10%秘密配方原材料（以下簡稱10%密方料）。原材料的采購采用集采轉的方式，由RSF公司召集使用閘瓦技術的所有廠家共同與原材料供應商按原材料采購標準談判價格，價格確定后，由RSF公司集中采購轉供給各個廠家。RSF公司長期向華興公司提供閘瓦生產線的技術支持，關于技術使用費，合同約定，從華興公司開始批量（年產50萬件以上）生產并銷售后五年內，前三年每季度末之前，華興公司向RSF公司支付本季度銷售收入3%的技術使用費，后兩年技術使用費調整為銷售收入的2%。關于付款方式及期限，合同約定，當RSF公司將閘瓦生產線交付于華興公司后10內，華興公司支付貨款300萬元；RSF公司協助華興公司取得鐵道部生產許可資質和認證后10日內，華興公司再支付300萬元；自第二次付款后，一年內分兩次向RSF公司支付余款，每次支付余款的50%。

《技術轉讓合同》約定，RSF公司以普通許可的方式授權華興公司實施其產品及制造方法專利（以下簡稱涉案專利），以及與實施專利有關的技術秘密。關于技術使用費，合同約定，技術使用費總金額為980萬元，其中30 萬元是技術秘密使用費，華興公司須在簽約后30天內付清；其余部分是技術提成費，從華興公司產品開始批量生產并銷售后五年內，前三年每季度末，華興公司向RSF公司支付本季度銷售收入3%的技術使用費，后兩年的支付比例降至2%。

上述合同自簽訂之日起生效。RSF公司向華興公司交付了生產線設備。

2012年9月21日，RSF公司、華興公司召開高摩合成閘瓦項目專題會，RSF公司董事長、華興公司董事長、總經理、副總經理及其他部門負責人參會。在會議上，RSF公司鄭重承諾：將負責銷售華興公司生產的全部閘瓦產品；華興公司暫不支付RSF公司轉讓的生產線設備款項。與會雙方就此達成《會議紀要》。

三、雙方因生產線設備款支付事宜發生糾紛，RSF公司通過訴訟迫使華興公司付清設備款及“違約金”

2013年7月23日，華興公司向RSF公司支付設備款600萬元。由于RSF公司并未實際銷售華興公司的閘瓦產品，致使華興公司無法通過生產獲取收益，自然也無法向RSF公司支付其余的設備款。并且，雙方已經在《會議紀要》中明確華興公司暫不向RSF公司支付設備款。因此，在實現正常批量生產之前，華興公司無力、也無須向RSF公司支付設備余款。

然而，2018年，RSF公司在北京的法院提起訴訟，要求華興公司支付設備余款8，435，000元，并按照日萬分之三的標準支付自2014年7月24日至2018年7月23日的逾期付款違約金。華興公司委托山西某律師事務所代理應訴。遺憾的是，北京的一審法院、二審法院均足額支持RSF公司的訴訟請求，對于華興公司依據《會議紀要》“華興公司暫不支付RSF公司生產線設備款項”所提出的抗辯意見，不予采信。

四、RSF公司向北京仲裁委提出仲裁申請，要求華興公司支付技術使用費216萬元及違約金500萬元，并立即停止實施涉案專利技術

2019年8月22日，RSF公司依據《技術轉讓合同》中的仲裁條款向北京仲裁委員會提起仲裁申請，請求裁決華興公司立即停止實施涉案專利技術，并支付相關技術使用費及違約金等費用。

如果RSF公司關于華興公司停止實施涉案專利技術的請求得到支持，那么，華興公司為購買生產線設備而投入的1500萬元設備款及幾百萬元“違約金”必將血本無歸，從而令華興公司陷入絕境。至此，華興公司已被逼至懸崖，無路可退。華興公司高度重視此案，其董事長及總經理親至北京尋訪知識產權專業律師。幾經篩選，華興公司最終決定委托中國知識產權律師網首席律師徐新明代理此案。

徐新明律師對本案進行研究后認為：①《生產線轉讓合同》與《技術轉讓合同》的條款相互滲透、相互關聯，其中的任何一個合同均無法獨立存在及履行。就合同目的而言，《生產線轉讓合同》尤其依附于《技術轉讓合同》，沒有了技術許可，生產線將淪為一堆廢鐵。②《技術轉讓合同》中關于技術實施沒有時間限制，華興公司可以長期實施相關技術。③RSF公司有權提取技術提成費的期限為5年，且已屆滿。④RSF公司未依約向華興公司提供10%秘密配方料等行為構成違約，應當承擔違約責任。

基于以上分析，徐新明律師決定代理華興公司進行答辯，并提出仲裁反請求。

五、仲裁庭對本案進行開庭審理

仲裁雙方當事人各選定一名仲裁員，首席仲裁員則由北京仲裁委員會主任指定，三名仲裁員組成仲裁庭審理本案。徐新明律師團隊代理華興公司向仲裁庭提交答辯意見，并提出仲裁反請求及證據材料。仲裁庭于2020年1月15日對本案進行了開庭審理，徐新明律師攜實習律師胡俊代理華興公司出庭，RSF公司亦委托四名代理律師出庭。

（一）RSF公司的主要事由和主張

RSF認為，其以普通許可的方式許可華興公司實施涉案專利，許可期限自2012年4月1日至2017年3月31日。本案合同生效后，RSF公司依約向華興公司提交了相關技術資料，轉讓了與實施涉案專利有關的技術秘密，且華興公司實施涉案專利后生華興公司產的高摩合成閘瓦符合合同約定的相關標準，通過了鐵道部認證。RSF公司已經履行了合同項下全部義務。DQ鐵路公司的項目談判采購邀請函顯示，該項目共需高摩合成閘瓦90萬塊，后華興公司中標該項目。按照閘瓦單價80元/塊計算，華興公司通過該項目可獲得閘瓦銷售收入約7200萬元。華興公司支付技術使用提成費的條件已成就，應按約定向RSF公司支付技術使用提成費216萬元（7200萬元?3%=216萬元），但華興公司至今未支付技術使用提成費用。華興公司未按約定支付技術使用提成費已屬違約，應按照合同約定向RSF公司支付違約金500萬元。據此，RSF公司請求仲裁庭裁決：

1.華興公司支付專利許可實施使用費216萬元；

2.華興公司支付違約金500萬元；

3.華興公司立即停止實施涉案專利技術。

（二）華興公司主要事由和主張

華興公司認為，

1.華興公司和RSF公司簽訂《生產線轉讓合同》及《技術轉讓合同》，具有特殊的情勢背景。

RSF公司向華興公司介紹閘瓦的優勢、巨大市場的份額，并邀請華興公司對閘瓦生產線進行現場參觀。之后，RSF公司于2011年9月和2012年3月分兩次將其一套舊的閘瓦生產線直接運抵華興公司，并要求華興公司購買并墊付運費。RSF公司承諾，將許可華興公司使用其專利技術和技術秘密，并向華興公司提供10%秘密配方原材料，保證華興公司生產的閘瓦產品通過CRCC認證，每年帶給華興公司100萬件的銷售額。在此情勢背景下，華興公司才下定決心和RSF公司簽約。

2. 《生產線轉讓合同》與《技術轉讓合同》相互依存，合同條款相互滲透，相互補充。

比如，《技術轉讓合同》第六條約定：“為保證甲方（華興公司）有效實施本項專利，乙方（RSF公司）向甲方轉讓與實施本項專利有關的技術秘密：……2.技術秘密的實施要求：所規定設備、工裝、原材料等配備到位……。此處“所規定設備”即《技術轉讓合同》約定的閘瓦生產線。

再比如，《生產線轉讓合同》第十一條第一款、第二款約定：“技術支持：乙方長期向甲方提供閘瓦生產線的技術支持。 為保證銷量，降低運輸成本，滿足顧客需求，采用分片銷售的模式，由各廠家共同協商確定國內供貨區域。從甲方開始批量（年產50萬件以上）生產并銷售后五年內，前三年每季度末之前，甲方向乙方支付本季度銷售收入3%的技術使用費，后兩年技術使用服務費調整為銷售收入的2%?！?/p>

《技術轉讓合同》第九條約定：“甲方向乙方支付實施該項專利權使用費及支付方式為：

1.許可實施使用費總額為：980萬元，其中：技術秘密的使用費為：30萬元，技術提成費為950萬元。

2.許可實施使用費由甲方提成支付乙方。具體支付方式和時間如下：（1）簽訂合同30天內，首次支付技術使用費30萬元；（2）從乙方產品開始批量生產并銷售后五年內，前三年每季度末，乙方向甲方支付本季度銷售收入3%的技術使用費；后兩年支付比例降至2%?！?/p>

雙方在《生產線轉讓合同》中引入技術使用費條款，這充分表明，技術轉讓是生產線設備轉讓的前提，技術轉讓條款是《生產線轉讓合同》的重要組成部分，離開技術許可，華興公司花費巨資向瑞斯福公司購買的二手設備就成了一堆廢鐵；離開《技術轉讓合同》，《生產線轉讓合同》則無從成立，更無法實現合同目的。正所謂皮之不存，毛將焉附！

3. RSF公司未依照《技術轉讓合同》及《生產線轉讓合同》全面履行自己的義務，其行為構成違約。

RSF公司拒絕向華興公司提供10%秘密配方原材料，違反了《技術轉讓合同》第六條之約定，應承擔違約責任。

《技術轉讓合同》第六條第二款約定：“技術秘密的實施要求：所規定設備、工裝、原材料等配備到位?！?/p>

《生產線轉讓合同》第三條約定：“……10%秘密配方原材料由乙方提供給甲方?！?/p>

根據上述約定，RSF公司有義務向華興公司提供10%秘密配方原材料。2018年，華興公司中標DQ公司的第一批物資采購項目（高摩合成閘瓦，HGM-D型），中標數量為90萬塊。為了完成該生產任務，華興公司向RSF公司購買10%秘密配方原材料，但是，RSF公司僅提供給30噸（僅能生產告密合成閘瓦125357塊）10%秘密配方原材料，之后即拒絕進一步供貨。RSF公司的行為違反了《技術轉讓合同》第六條約定，應當承擔違約責任。

《技術轉讓合同》第十六條第二款約定：“乙方（RSF公司）違反本合同第六條約定，應當支付違約金250萬元?！?/p>

據此，RSF公司應向華興公司支付違約金人民幣250萬元。

4.《技術轉讓合同》長期有效， RSF公司不具有解約權。并且，RSF公司提取技術提成費的期限業已屆滿。

《技術轉讓合同》第三條約定，乙方許可甲方以如下范圍、方式和期限實施本項專利：……3.實施期限：長期。據此，《技術轉讓合同》長期有效。

根據《生產線轉讓合同》第十一條約定，華興公司一年內生產并銷售50萬件以上的產品時，開始向RSF公司支付技術提成費；事實上，華興公司于2013年4月24日通過CRCC認證時，已具備年生產100萬件產品的生產能力。根據《會議紀要》約定，RSF公司負有銷售華興公司生產的全部閘瓦產品的義務，即，RSF公司有義務向華興公司提供訂單。

綜上，自2013年4月24日華興公司具備批量生產能力時，RSF公司有權提取技術提成費的五年期間開始起算，截至2018年4月23日屆滿。

由于RSF公司既未能向華興公司提供訂單，而當華興公司通過自身努力獲取訂單時又未能依約足量提供10%密方料，其行為已構成嚴重違約。由于RSF公司違約在先，華興公司具有先履行抗辯權，因此，即使華興公司未及時支付技術使用費，RSF公司也不具有解約權。

六、本案的主要爭議焦點：《技術轉讓合同》的有效期

本案雙方當事人的主要爭議焦點集中在《技術轉讓合同》的有效期，即該合同的有效期究竟是RSF公司所主張的5年，還是華興公司主張的長期。如果RSF公司主張的5年有效期得到仲裁庭支持，那么，華興公司花費巨資購買的生產線將不得不停止生產。華興公司如果想要繼續生產閘瓦產品，就只能再次請求RSF公司許可使用其專利技術，代價可想而知。

《技術轉讓合同》的有效期之所以存在爭議，是因為合同存在自相矛盾之處。合同封面明確記載：“有效期限：2012年4月1日至2017年3月31日”。合同第三條則約定：乙方許可甲方以如下范圍、方式和期限實施本項專利：

1.實施方式：按乙方提供的專利及配套技術資料生產。2.實施范圍：在貴州華興航空科技有限責任公司實施。3.“實施期限：長期”。

很顯然，合同封面記載的有效期限和合同第三條約定的實施期限不一致，究竟應該以哪一個為準？

RSF公司主張合同期限應為五年，其主要理由為：RSF公司曾于2018年8月15日發送至華興公司的《關于終止合作協議的告知函》已提及本案合同的有效期為5年，該合同截至2017年3月31日已經到期，雙方至今沒有續簽合同，因此更進一步印證了雙方締約時的真實意思表示為五年。

華興公司認為：

1.《技術轉讓合同》第三條第三項明確約定，“實施期限：長期”。雖然合同封面上記載的有效期限是2012年4月1日至2017年3月31日，但是，當封面記載的合同期限與合同條款不一致時，應以合同條款為準。

2. 雙方同時簽訂《生產線轉讓合同》和《技術轉讓合同》，因此，對于《技術轉讓合同》的期限的解釋，應與《生產線轉讓合同》的期限作相同解釋。

《生產線轉讓合同》第二條約定，“轉讓期限：2012年4月1日至2017年3月31日?！蔽覀兌贾?，生產線轉讓的結果，是生產線物權永久性歸屬于華興公司，不存在期限。

《生產線轉讓合同》第三條約定，“……乙方向甲方轉讓閘瓦的所有技術資料一并由乙方移交給甲方，并且在轉讓期限屆滿前將上述資料移交完畢?！?/strong>

依據上述約定可知，第二條約定的5年轉讓期限，是指技術資料的移交期限。

同理，《技術轉讓合同》封面記載的5年有效期限，是指技術資料的移交期限，而不是技術實施的期限。

3.如果將《技術轉讓合同》的期限確定為五年，將導致華興公司無法實現合同目的。

華興公司購買閘瓦生產線的目的，是使用閘瓦生產線、實施閘瓦生產技術批量生產出合格的閘瓦并予以銷售。而閘瓦生產技術由涉案專利和技術秘密組成，如果將《技術轉讓合同》的期限確定為五年，在RSF公司不予許可或大幅度提高許可費的情況下，華興公司就無法繼續實施閘瓦生產技術，其花費巨資購買的閘瓦生產線將淪為一堆廢鐵。

4.RSF公司一方面依據《生產線轉讓合同》通過訴訟迫使華興公司付清生產線轉讓價款及“違約金”，另一方面卻又要終止履行《技術轉讓合同》，其行為違反公平原則和誠實信用原則，于法不容。

綜上，《技術轉讓合同》中關于技術實施沒有時間限制，華興公司可以長期實施相關技術。

七、仲裁結果

1.技術提成費的五年期限為2014年11月13日至2019年11月12日

根據合同約定，“五年”是“從甲方產品開始批量生產并銷售后”開始起算，而非本合同簽訂后，對此雙方沒有異議，雙方的爭議在于起算的時間。

仲裁庭認為，由于《技術轉讓合同》中并未直接約定“批量”的標準，RSF公司認可華興公司于2014年11月13日銷售的20000件為批量銷售，且該數量具有“批量”銷售的合理性，故將該數量視為“批量”數量，相應的，2014年11月13日可以認定為開始計算“五年”支付技術提成費的時間起點，即技術提成費的五年期限為2014年11月13日至2019年11月12日。

綜上，RSF公司請求支付技術提成費的期限至2019年11月12日屆滿，此后RSF公司再無權請求華興公司支付技術提成費。

2.技術許可實施期限為長期

仲裁庭認為，不能拋開《生產線轉讓合同》孤立的考慮《技術轉讓合同》。依據《生產線轉讓合同》，華興公司支付1500萬元對價的目的不僅僅是為了購買RSF公司的生產線，同時也是為了獲取RSF公司的涉案專利和技術秘密。如果僅依據合同封面記載的期限來確定該專利的實施期限，顯然有悖于《技術轉讓合同》與《生產線轉讓合同》之間的利益關系、合同原意，從而違背合同公平原則。

綜上，仲裁庭確定RSF公司許可華興公司實施涉案發明專利的期限為長期。

3.雙方互有違約，各自承擔違約責任，但RSF公司無權解除《技術轉讓合同》。

仲裁庭認為，RSF公司未依約提供10密方料及華興公司未依約支付技術提成費的行為均構成違約，應各自承擔違約責任，但RSF公司無權解除《技術轉讓合同》。

仲裁庭最終確定，華興公司應其產品銷售額依照合同約定的提成比例向RSF公司支付技術提成費135.68萬元及違約金80萬元，RSF公司應向華興公司支付違約金40萬元。

綜上，華興公司可繼續使用RSF公司的涉案專利技術，而無須再支付任何費用。