“慕思”案商標惡意侵權案件所涉法律問題的評析

【裁判要旨】

1、侵權人持續、大量申請注冊含有權利商標標識的商標，開設公司及網店持續從事商標侵權行為，該些行為相互配合、侵權目標明確并顯然成為侵權主體的主營業務，構成“以侵權為業”。侵權人具備“以侵權為業”情形時，構成惡意侵權，以法定賠償方式確定賠償金額時應重點考量懲罰性賠償因素。

2、淘寶網店經營主體發生變更，侵權行為一直持續。認定變更前后經營主體的侵權責任范圍，應尊重淘寶平臺規則關于店鋪主體變更時債務承繼的約定，并根據共同侵權理論具體判斷。

【案情】

原告：慕思公司

被告：單某、寐仆公司、淘寶公司

慕思公司系一家主營寢室用品的家具企業，2006年在第20類家具商品上注冊取得第3958940號“”商標，后被認定為馳名商標。慕思公司在家具商品上已擁有多枚含有“慕思”“慕斯”字樣的商標。2014年5月，慕思公司開設天貓店鋪“慕思旗艦店”用以銷售床、床墊等寢具商品?！澳剿肌逼放平浻赡剿脊镜某掷m使用及宣傳具有較高知名度。

單某于2014年3月注冊淘寶網店“慕思定制店”，用以銷售家具商品，后更名為“香港慕斯專柜官方店”；2019年9月，網店經營主體變更為單某任法定代表人的寐仆公司。店鋪首頁顯著位置標注“慕斯私人定制健康睡眠”，其中“慕斯”二字字體偏大且顯著。店內另三款商品鏈接的商品名稱中均使用“慕斯金管家”，后查明，“慕斯金管家”系單某任法定代表人的沽萌公司提交注冊申請尚在異議中的標識。2015年至2019年間，單某共對外投資了九家家具銷售企業，單某在前述七家公司擔任法定代表人并控股。其中三家單某任法定代表人并控股的公司分別開設淘寶店鋪“慕思睡眠體驗館”“慕斯床墊 加工”“慕斯睡眠體驗館”，用以銷售寢具商品。2016年-2017年，單某共提交在第20類商品注冊含有“慕思”“慕斯”標識商標的申請4次，目前均未獲準注冊。2018年，單某轉向香港在第20類商品上申請并注冊“慕斯”商標；2019年，其又在香港在第20類商品上申請注冊“慕思傢俬”商標，狀況顯示“已審查”。2018年-2019年，沽萌公司提交在第20類商品上注冊含有“慕斯”“慕思”標識商標的申請18次，除第37328231號“慕私金管家”核準注冊外，其他申請均處在異議中或駁回狀態。慕思公司指控單某、寐仆公司在涉案淘寶店鋪名稱、商品名稱及銷售頁面使用“慕思”“慕斯”等標識的行為構成商標侵權，并指控本案所涉商標侵權行為構成惡意侵權，應適用懲罰性賠償，據此要求單某、寐仆公司停止侵權并承擔16萬元的賠償責任。

【審判】

余杭法院經審理認為，單某、寐仆公司的涉案行為構成商標侵權。單某作為相關家具行業從業者，在“慕思”品牌具有較高市場知名度的情形下，不但未盡合理避讓的注意義務，自覺與涉案商標保持適度距離，反而于2016年至2019年間在內地通過其本人或沽萌公司持續申請含有“慕思”“慕斯”標識的商標高達20余次，該些注冊申請受到阻卻后，單某轉向香港并于2018年3月在香港注冊取得在第20類商品上的“慕斯”商標。此外，單某在未經慕思公司許可的情況下，擅自在其開設的淘寶店鋪名稱中持續使用“慕思”“慕斯”標識，在其所售商品頁面使用“”標識，而且在其淘寶店鋪手機端展示的商品頁面使用了與慕思公司宣傳畫面中顯著的“老人頭像”。單某開設公司及網店從事商標侵權，持續、大量申請注冊含有權利商標標識商標的行為，構成“以侵權為業”的惡意侵權行為。

關于單某、寐仆公司的責任認定。涉案淘寶店鋪由單某于2014年3月8日注冊并經營，2019年9月5日，該淘寶店鋪經營主體變更為寐仆公司。在單某及寐仆公司均未舉證證明注冊主體發生變更時對變更前涉案淘寶店鋪的權利義務及可能存在的侵權之債如何分擔作出約定時，根據淘寶店鋪變更主體流程及規則，接收方應受讓并承繼申請人就標的店鋪自創建之日起至變更完成期間的全部債權債務，這也契合權責一致規則。故寐仆公司應與單某共同承擔變更前涉案淘寶店鋪所涉的侵權責任。變更后，寐仆公司繼續實施侵權行為，單某作為寐仆公司的控股股東與法定代表人顯然明知寐仆公司的侵權行為，結合單某以其擔任法定代表人的公司大量申請注冊與原告注冊商標相近似標識的行為可見，單某以寐仆公司為名繼續實施侵權行為的主觀故意明顯，故其應就寐仆公司之后的侵權行為承擔共同侵權責任。

余杭法院據此裁判單某、寐仆公司立即停止侵權并共同承擔16萬元的全額賠償責任。

【評析】

一、惡意侵權中“懲罰性賠償”的適用

（一）“惡意侵權”“情節嚴重”的認定

“惡意”應為“直接故意”，作為侵權人的主觀狀態，本身較難認定，往往可以通過侵權人的客觀外在行為進行量化與評判。最高人民法院在《最高人民法院關于審理侵害知識產權民事案件適用懲罰性賠償的解釋》第三條中明確認定侵害知識產權的故意應當綜合考慮被侵害知識產權客體類型、權利狀態和相關產品知名度、被告與原告或者利害關系人之間的關系等因素。浙江省高級人民法院在《知識產權損害賠償審理指南》中明確“‘惡意’的考量因素包括：是否屬于相同侵權、是否明知權利的存在、侵權人與權利人之間是否存在特定關系，以及是否存在故意拖延訴訟、舉證妨礙等行為”。余杭法院結合權利商標的知名度與顯著性、單某存在通過本人及其持股的公司開設名稱帶有“慕思”相關標識的淘寶店鋪、在家具類商品上持續、大量申請注冊近似商標等行為、單某作為家具行業從業者對“慕思”品牌應保持適當距離的注意義務等認定單某涉案行為存在主觀惡意。

“情節嚴重”系侵權行為人的手段方式及其造成的后果等的客觀呈現。在進行判斷時主要從侵權行為本身如侵權次數、持續時長、規模、地域范圍等以及侵權后果如是否貶損權利人商譽、是否對消費者的人身安全和健康造成損害、是否有損社會公益等方面考量。本案主要結合單某的侵權持續時長及其侵權行為不可避免地增加消費者的區分成本，有損消費者權益等方面認定其侵權行為具備適用懲罰性賠償的構成要件“情節嚴重”。

（二）懲罰性賠償的適用

第一，“懲罰性賠償制度”的規定概況

我國知識產權法實行單行立法模式。在知識產權領域，2013年修正的《商標法》在立法上率先確立了懲罰性賠償規則。2019年-2020年期間，《反不正當競爭法》《專利法》《著作權法》相繼修改并全面規定懲罰性賠償。2020年施行的《民法典》正式確立知識產權領域的懲罰性賠償制度，為知識產權侵權案件中“懲罰性賠償”的適用在上位法中確定了法律依據。2021年3月2日起施行的《最高人民法院關于審理侵害知識產權民事案件適用懲罰性賠償的解釋》則為司法審判實務中如何準確適用懲罰性賠償制度提供了具體指引。

從《商標法》等知識產權單行法到《民法典》中關于知識產權侵權行為懲罰性賠償制度的設計初衷來看，懲罰性賠償的目的在于通過提高違法成本震懾侵權行為人或警示潛在的侵權人，使其降低違法意愿的可能性，同時努力實現侵權損害賠償與知識產權市場價值的協調性和相稱性，真正保障權利人恢復到無侵權行為時其應有的市場利益狀態。

第二，“懲罰性賠償”的適用條件

《最高人民法院關于審理侵害知識產權民事案件適用懲罰性賠償的解釋》通過除生效時間外的六個條文對知識產權民事案件中懲罰性賠償的適用條件作出了具體規定。結合該些條文規定及司法實踐，“懲罰性賠償”的適用條件可歸結為以下三個方面：

首先，懲罰性賠償的適用，應當依照法律的規定。即在法定侵權情形下、滿足法定要件、在法定倍數區間內確定懲罰性賠償金額。對法無規定懲罰性賠償制度的侵權情形中，不能直接援引懲罰性賠償制度確定賠償金額。

其次，懲罰性賠償依當事人申請為要件。懲罰性賠償的適用，應當依據當事人的主張，法院不能主動適用懲罰性賠償條款。但法官如發現案件中存在適用懲罰性賠償條款條件時，可通過釋明由作為原告的權利人或利害關系人決定是否變更訴請，一般應在一審法庭辯論終結前提出。

最后，懲罰性賠償制度的核心為基數的計算及倍數的確定?？v觀各個知識產權單行立法，“基數”以權利人因侵權行為遭受的實際損失、侵權人的侵權獲利以及知識產權的許可費用進行確定?！盎鶖怠敝胁话侠碣M用等開支。因法定賠償系前述“基數”無法查清時計算賠償金額的適用方法，故法定賠償排斥懲罰性賠償制度的直接適用。當然，在權利人主動請求適用法定賠償的案件中，如若被控侵權行為構成惡意侵權，在采用法定賠償方式確定賠償金額時亦應充分考慮懲罰性賠償因素，真正實現損害賠償制度的補償與填平及對違法行為的威懾與預防功能。關于倍數的確定?！渡虡朔ā?、《反不正當競爭法》等知識產權單行法規定的懲罰性賠償的倍數為一至五倍，在基數計算明確的前提下，如何適用倍數既是事實問題又是法律問題。雖然倍數的酌定系裁判者的自由裁量范圍，但仍以侵權行為的客觀表現為標準，故裁判者應綜合侵權主觀過錯程度、侵權后果嚴重程度等因素在法定區間內合理確定懲罰性賠償的倍數。

應當注意的是，在適用懲罰性賠償條款時，應嚴格把握適用條件，謹防權利人濫用權利，以較低成本追逐巨利，從而使該項制度異化為逐利工具而背離其強化知識產權保護的立法本旨。

二、網店主體變更、侵權行為持續情形下侵權責任主體的認定

網店主體發生變更，但侵權行為持續，變更前后的經營主體是否當然構成共同侵權，應結合經營主體變更行為是否遵循平臺自治規則、變更前后經營主體是否就責任承擔進行約定、變更前后經營主體是否存在特定關聯關系等因素進行認定。理由如下：

（一）是否構成共同侵權，應尊重平臺規則的適用

隨著電商經濟的強勁發展和電商平臺生態及規則的持續健全及優化，電子商務平臺經營者不僅是為交易雙方或多方提供網絡經營場所、交易撮合、信息發布等服務的提供者，而具有更多的自治資質和能力。通過持續完善優化平臺規則，明晰平臺與商家的權利義務，既為電商經營活動提供了規則遵循，也為爭議處理提供了解紛依據。

以淘寶網為例，淘寶公司陸續出臺、修正并公示了《淘寶平臺服務協議》等系列規則，通過與入駐商家簽訂協議以合約形式界定雙方的權利及責任義務。其中淘寶店鋪變更主體流程及規則中的《淘寶店鋪經營主體變更確認函》明確約定“接收方充分了解并認可店鋪經營主體變更所可能引發的相應風險及后果……支付店鋪轉讓前未結清的債務風險、公示店鋪經營主體變更信息可能導致債權人主張權利及消費者流失等，且同意自行承擔此等風險及后果”。網店經營主體（申請方）與接收方就網店經營主體變更事宜通過簽署并提交至淘寶平臺確認函，對交接網店可能涉嫌的債務及風險進行轉移，符合契約自由精神。該債務負擔的內部約定僅在雙方之間發生效力，但并不產生外部對抗效力。如若主體變更前，網店涉嫌侵權，接收方主體應視為債務加入，理應同前經營主體就變更前的侵權行為共同承擔相應侵權責任。至于經營主體變更后持續進行的侵權行為，變更前主體是否當然擔責，還應結合共同侵權理論進行判斷。

（二）是否構成共同侵權，應嚴守共同侵權理論

共同侵權的構成要件包括侵權主體的復數性、主觀上存在共同的意思聯絡、行為之間客觀上存在相互利用、配合或支持、損害后果的一致性以及侵權行為與損害后果之間存在因果關系?！吨腥A人民共和國民法典》第一千一百六十八條規定：二人以上共同實施侵權行為，造成他人損害的，應當承擔連帶責任。本條規定的共同侵權行為，限于具有共同意思聯絡的主觀共同侵權，以行為人之間有意思聯絡為必要條件。本案中，侵權淘寶店鋪變更前經營主體為單某，在后經營主體變更為單某作為法定代表人的寐仆公司。結合單某與寐仆公司之間的特定關聯關系以及二者的被控侵權情形，可認定二者就網店經營主體變更后持續進行的侵權行為構成共同侵權。據此，余杭法院認定單某與寐仆公司就被控持續侵權行為承擔共同侵權責任。

如果變更前后主體未就責任承擔進行約定，且根據個案情況無法認定二者之間存在共同侵權合意，則不宜徑行認定為共同侵權，而應以變更時間點為分界點，各自就經營時段內的被控侵權行為承擔相應責任。