《商標法》第四十四條第一款“以其他不正當手段取得注冊”的適用及例外探討

《商標法》第四十四條第一款具有規范商標注冊行為的重要工具性價值。在商標授權確權過程中，符合該情形是提起商標異議或無效的重要理由。該條的適用經歷了從無到有，從兼具相對、絕對理由的條款到絕對理由條款，從限于無效宣告程序到延伸至商標異議程序階段的過程。從中國裁判文書網檢索 [1] 的情況來看，涉及該條的可檢索到的北京知識產權法院作出的行政判決書為 338 份，97.2% 的案件法院認同行政機關結論。但不可否認，仍有少量案件存在分歧，其余 2.8% 共 81 份為法院撤銷行政機關裁定的情形。在這 81 份判決中，又有 92.6%的案件共 75 件為行政機關認為不構成而法院認為構成該條規定的情形 ；只有 7.4% 的案件共 6 件屬于行政機關認為構成而法院認為不構成該條規定的情形。[2]

 上述數據表明在涉及《商標法》第四十四條第一款的問題上，司法機關和行政機關總體上已經形成共識 ；在出現分歧時，司法機關更傾向于認為構成《商標法》第四十四條第一款的情形，在打擊商標惡意注冊行為上更有力度。打擊惡意注冊，凈化商標注冊秩序，形成高質量商標注冊環境已是普遍共識 ；但另一方面，高質量的商標注冊秩序，也離不開對合法注冊行為的保護。適用該條規定，也須警惕以該條為名，行惡意妨礙他人正常注冊商標之實，進而破壞他人企業正常合理的商業布局。

一、《商標法》第四十四條第一款的立法沿革

《商標法》從 1982 年頒布，已經過四次修改，到現在進行中的第五次修改，涉及第四十四條第一款的修改可分為如下三個階段：

 第一階段 ：概念提出和擴張階段。這一階段從1982 年《商標法》頒布至 2001 年《商標法》修正之前。1982 年頒布的《商標法》尚未提出“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的”的情形。1993 年修正的《商標法》在第二十七條中才首次明確“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的”商標，可由商標局依職權或者依申請撤銷。與之配套的經過1993 年、1995 年修正的《商標法實施細則》，明確了具體的 5 種情形，刨除其中屬于欺騙手段的第 1 項、屬于兜底條款的第 5 項，其余 3 項為 ：違反誠實信用原則，以復制、模仿、翻譯等方式，將他人已為公眾熟知的商標進行注冊的 ；未經授權，代理人以其名義將被代理人的商標進行注冊的 ；侵犯他人合法的在先權利進行注冊的。從內容上看針對的是特定的民事權益，屬于相對理由。也即不論是相對理由還是絕對理由，都可以“其他不正當手段”提起無效宣告請求。

 第二階段 ：概念限縮階段。這一階段主要是2001 年《商標法》修正至 2013 年、2019 年修正之后，三次修法均將“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的”與其他絕對理由如第四條、第十條、第十一條、第十二條、第十九條第四款并列，成為商標權無效宣告的絕對理由。在這一階段，《商標法》第四十四條第一款屬于無效宣告的絕對理由已成共識。

 第三階段：概念修正階段。最新的2023年《商標法修訂草案（征求意見稿）》在新增的第二十二條第二項中，將“以欺騙或者其他不正當手段申請商標注冊的”情形明確納入惡意申請注冊的范圍，并分別在第三十六條和第四十四條中作為異議和無效宣告的絕對理由，在體系上實現了“不正當手段”與“惡意”注冊的銜接，也明確了適用的范圍。

二、基于《商標法》第四十四條第一款的實證考察

 立法的目的是為了規范和指導商標授權確權行為，而對商標授權確權行政審查和司法實踐也反作用于立法事宜?！耙云渌徽斒侄稳〉米缘摹备拍畹奶岢?、擴張、縮限和修正并非一成不變，其背后正是商標審查和司法實踐的現實需求。

 盡管 2001 年《商標法》第四十一條第一款的規定已經體現了絕對條款的意思，但在適用上曾一度混亂。2005 年商標局在《商標審查及審理標準》中更是以部門規范性文件的形式予以確認。這在實踐中導致很多違反相對事由的商標適用該條規定予以無效的情形。2001 年《商標法》修正之后，司法機關才參與商標授權確權過程。在一開始司法機關對行政機關的做法“亦步亦趨”，之后獨立的觀點才逐漸形成。[3] 可見早期在《商標法》第四十四條第一款的適用上，司法機關也不甚統一。

 直到 2008 年最高人民法院以典型案例的形式發布了“誠聯及圖形”商標案，最高人民法院在該條的適用問題上明確表態，認為“違反本法第十條、第十一條、第十二條規定”與“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊”的情形并列，涉及的是撤銷商標注冊的絕對事由，這些行為損害的是公共秩序或者公共利益，或者是妨礙商標注冊管理秩序的行為，所以該款規定商標局可以直接依職權撤銷商標注冊，其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標，而且沒有規定時間限制。[4] 此后的典型案例還有北京市高級人民法院的“蠟筆小新”商標案、“清樣”商標案、最高人民法院的“海棠灣”商標案 [5] 等。

 2010 年最高人民法院出臺了《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》（法發〔2010〕12 號），明確了《商標法》要區分商標不予注冊的絕對事由和相對事由。絕對事由保護的是公共利益和公共秩序，相對事由保護的是特定民事權益。[6] 其中第 19 條規定 ：“人民法院在審理涉及撤銷注冊商標的行政案件時，審查判斷訴爭商標是否屬于以其他不正當手段取得注冊，要考慮其是否屬于欺騙手段以外的擾亂商標注冊秩序、損害公共利益、不正當占用公共資源或者以其他方式謀取不正當利益的手段。對于只是損害特定民事權益的情形，則要適用《商標法》第四十一條第二款、第三款及商標法的其他相應規定進行審查判斷?！弊罡呷嗣穹ㄔ?2017 年公布的《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》（法釋〔2017〕2 號，簡稱 2017 年商標授權確權司法解釋）第 24 條則更進一步明確，《商標法》第四十四條第一款規定的“其他不正當手段”，應是以欺騙手段以外的其他方式擾亂商標注冊秩序、損害公共利益、不正當占用公共資源或者謀取不正當利益的情形。在 2020 年司法解釋修正時，仍堅持這一觀點。這在商標局和商標評審委員會 2017 年發布的《商標審查及審理標準》中得到了回應?！按朔N情形是指確有充分證據證明系爭商標注冊人采用欺騙手段以外的擾亂商標注冊秩序、損害公共利益、不正當占用公共資源或者以其他方式謀取不正當利益等其他不正當手段取得注冊，其行為違反了誠實信用原則，損害了公共利益。對于只是損害特定民事權益的情形，則應適用商標法第四十五條及商標法的其他相應規定進行審查判斷?！?/p>

三、《商標法》第四十四條第一款適用例外案例

 梳理上述立法和實踐過程，在《商標法》第四十四條第一款的適用問題上，明確排除了相對事由的適用。相對事由一般理解為針對特定民事主體的事由，在排除特定民事主體之后，如何判斷是否屬于具有“其他不正當手段”？過于強調對惡意注冊的打擊，可能就會忽略對于其他正當商標申請注冊行為的保護，存在“矯枉過正”的風險，“誤傷”正常進行商標布局的企業。

筆者在中國裁判文書網檢索到的行政機關認為構成而法院認為不構成該條規定的，有如下具體情形 ：申請商標數量較少 ；已獲馳名商標保護 ；有使用證據或具有使用能力和意圖 ；僅涉特定主體無關公共秩序和公共利益。也即主要分歧在于申請數量問題、馳名商標和該條適用次序問題、商標使用問題、相對絕對事由問題。相對絕對事由規則已經非常明確，本文選取另外三種情形的案例試作簡要分析：

（一）申請數量問題

《商標法》第四十四條第一款通常被限縮理解為大規模、大范圍囤積商標行為，因此商標申請數量便是重要的判斷依據。對于動輒申請上百個甚至上千個商標，且涉及商品各個類別，顯然是超出企業正常的經營能力的 ；除非確實出于保護主商標目的的防御性注冊。但是如果申請人名下商標申請數量極少，一般則不宜適用該條規定的情形。在“伊萊克斯 Electrolux 及圖”商標案 [7] 中，法院認為，在案證據僅證明廣州伊萊克斯公司除本案訴爭商標外，僅有數件商標，對于廣州伊萊克斯公司而言，均具有使用的可能性，尚不足以證明其具有囤積商標的意圖。因此，商標評審委員會據此認定訴爭商標的注冊構成《商標法》第四十四條第一款規定的“欺騙或者其他不正當手段”取得注冊的情形，依據不足。事實上，數量多寡是相對的，以此判斷是否構成《商標法》第四十四條第一款是比較困難的，除非特別明顯的只有數個或者高達成千上百個商標的極端情況。在申請人名下存在十幾個、幾十個的情況，更是不能簡單的“唯數量論”，而需要結合案件的具體情況進行判斷。

（二）已構成馳名商標條款或其他相對條款規制情形

 在適用《商標法》第四十四條第一款規定時，一般都較為謹慎，甚至認為該條規定具有兜底性質。北京市高級人民法院在《商標授權確權行政案件審理指南》第 17.5 條規定，根據在案證據能夠適用《商標法》其他條款對訴爭商標不予注冊或無效宣告的，不再適用《商標法》第四十四條第一款。在“士力架”商標案 [8] 中，瑪氏公司主張訴爭商標的注冊構成《商標法》第四十四條第一款所指的以“其他不正當手段”取得注冊之情形的理由在于，酒源皇公司不僅注冊了與其已達到馳名程度的“士力架”商標相同的訴爭商標，還在第 33 類商品上申請注冊了與聯合利華有限公司知名品牌“多芬”相同的第 12215695 號“多芬”商標。對此，法院認為，根據法院查明事實，第 12215695 號“多芬”商標已被依法駁回申請，而在本案中業已根據瑪氏公司的起訴理由，并結合在案證據認定訴爭商標的注冊損害了瑪氏公司作為馳名商標權利人的利益，從而違反了《商標法》第十三條第三款的規定。在此情況下，盡管酒源皇公司申請注冊訴爭商標的行為有違誠實信用原則，但尚不足以認定該行為已達到損害公共利益和公共秩序的程度，故不宜將其認定為《商標法》第四十四條第一款所指的以“其他不正當手段”取得注冊的情形。這也反映了商標授權確權審查過程中對于《商標法》第四十四條第一款在法律適用上的困惑，尤其是在與馳名商標認定同時存在時，是按需、個案認定構成“其他不正當手段”還是按需、個案認定構成馳名商標？適用馳名商標的條款對商標權宣告無效仍屬于相對理由，在相對理由可以成立情況下，絕對理由仍然需要慎用。

（三）使用商標的能力和意圖

 使用是商標注冊的全部意義?！渡虡朔ā返谒臈l規定，不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應當予以駁回。在修改過程中，對于是否增加“惡意”二字曾有過專門討論。[9] 這顯然不是心血來潮之作?！渡虡朔ā返谒臈l與第四十四條第一款遙相呼應，都是對不以使用為目的惡意注冊行為的規制，從立法目的上來看也有意為防御性注冊等善意的商標注冊行為留下了一道門?！侗本┦懈呒壢嗣穹ㄔ荷虡耸跈啻_權行政案件審理指南》（下稱《審理指南》）第 17.4 條特別指出了“其他不正當手段”具體情形的例外，即“訴爭商標申請注冊的時間較早，且在案證據能夠證明訴爭商標申請人對該商標具有真實使用意圖并實際投入商業使用的，可以根據具體情況，認定訴爭商標不構成“以其他不正當手段取得注冊”的情形。在“SAFETYJOGGER”商標案 [10] 中，法院認為，原告寶漢鞋業公司的經營范圍包括“特種勞動防護用品制造（憑生產許可證經營）”，且原告提交的照片等證據可以證明其具有生產“防事故、防輻射、防火用鞋”等訴爭商標指定使用商品的能力和意圖。雖然原告寶漢鞋業公司在第 9 類商品上申請注冊了一定數量的商標，但并無在案證據證明其曾經通過轉讓等方式牟取商業利益，或具有通過轉讓等明顯違背商標內在價值方式牟利的意圖。法院綜合考量認為不應認定訴爭商標屬于以“其他不正當手段”取得注冊的情形。這一案件即是從商標使用的角度出發，豁免了《商標法》第四十四條第一款的適用。

四、《商標法》第四十四條第一款例外情形的考察因素

 在“臉譜 FACEBOOK 及圖”商標案 [11] 中，北京市高級人民法院就《商標法》第四十四條第一款的適用指出，“其他不正當手段”的理解，應當是限于以欺騙手段以外的其他方式擾亂商標注冊秩序、損害公共利益、不正當占用公共資源或者謀取不正當利益情形的規制。雖然在具體案件中系對訴爭商標申請注冊的情形予以規制，但實則是對申請注冊人就訴爭商標的申請注冊行為予以的制止，特別是對于申請注冊人通過囤積他人大量具有較高知名度的商標，主觀上并無合理事由，客觀上亦無實際使用意圖，通過牟取不正當利益的相關申請注冊行為，均是在具體案件中予以是否屬于“其他不正當手段”情形進行了評述，將直接對該申請注冊人的相關注冊行為所指向的商標產生影響。因此，在認定上述情形時，應當采取審慎原則，一方面對確屬是以囤積商標進而通過轉讓等方式牟取商業利益為目的，大量申請注冊他人具有較高知名度的商標，明顯違背商標內在價值，并會對商標注冊秩序產生消極影響，有礙于社會主義市場經濟誠實守信經營秩序建立的行為，應當予以有效規制 ；另一方面也應當考慮中國采取商標注冊制度，對商標本身的保護更多地考量商品或者服務來源的穩定性和對應性，而非相關主體對特定標志的壟斷，故允許在不相類似的商品或服務上出現相同或近似的標志，這也是中國商標基本制度所決定的。故此，在對法律所規定的特定情形予以認定時，不能以動搖商標基本注冊制度為代價，否則所產生的社會收益將遠大于所付出的社會成本，更應當予以嚴格認定。

對于“其他不正當手段”的認定，核心在于對“不正當”的認定，即考察商標申請人主觀目的、行為手段，并結合個案具體特點進行認定。從司法審查的角度，應當從整體出發，判斷申請人企業運營狀況和商標申請情況，初步判斷申請人是合理布局商標還是惡意囤積商標 ；同時也要從訴爭商標具體情況出發，判斷訴爭商標申請注冊是否具有惡意 ；最后綜合案件具體情況，判斷是否屬于《商標法》第四十四條第一款規定的情形。

首先，從主觀目的的角度考察，一是應當判斷申請人在商標申請時是否具有惡意。主觀狀態需要通過客觀表現來判斷，惡意的判斷應當通過行為的外在表現予以確定，如他人在先注冊的商標具有較強顯著性和知名度，申請注冊的商品與他人商品相關度極高、與他人具有特定的人員關系或業務關系、與他人有過相關關訴訟糾紛、地理位置具有特定關系等。通過外在的行為能夠認定申請人具有明知或者應知的情形，可作為主觀目的具有惡意的證據。二是應當著眼于商標使用，分析申請人申請注冊的具體商標及指定的商品類別是否屬于生產經營的目的。如果申請注冊的商標所涉及的類別與其經營范圍基本一致，一般應當屬于正常的生產經營，而非不正當占用公共資源或者謀取不正當利益，該行為無可非議。

其次，從行為手段的角度考察，也就是從商標使用的角度進行考察，包括是否具有使用意圖以及是否進行了實際使用。實際進行了商標性使用自然具有使用意圖，但僅有實際使用意圖但尚未投入實際使用可否作為阻卻“其他不正當手段”的理由？北京市高級人民法院《審理指南》第 17.4 條要求二者兼具，缺一不可，但上述提及的案例似乎認為具有使用能力和使用意圖即可以認為申請行為具有“正當性”。之所以會有這種印象，在于正當或者不正當這一表述，本身可從主觀狀態的角度理解，也可從價值評價的角度理解。從主觀狀態評價，則無需考慮實際使用行為 ；如果從行為的價值評價，當然離不開行為本身?？紤]到《商標法》第四條對“不以使用為目的惡意注冊商標”否定性評價，主觀狀態之“善意”或者“惡意”對于認定商標注冊行為更有意義，因此如果能夠證明申請人具有真實使用意圖且這一意圖是善意的，即可以阻卻《商標法》第四十四條第一款的適用。

最后，要考慮個案的不同情況。這屬于個性化極強的因素，企業的所處的行業特點、特定歷史背景、經營模式等都可能成為考量因素。在“潮十三”商標案 [12] 中，法院認為，白水杜康公司從 70 年代初期就開始生產“杜康”酒，且長期與伊川、汝陽杜康酒廠共同使用“杜康”商標的事實。白水杜康公司對“杜康”商標的使用和知名度作出了貢獻，其在商標中使用“杜康”二字受法律保護，并享有與“杜康”二字有關的相應商譽。第三人作為白水杜康公司控股股東，出于統一知識產權管理的需求，申請注冊“白水杜康”相關的商標有其特定的歷史背景，存在合理依據。在規范使用的情況下，不會影響他人對“杜康”商標的專用權。故原告主張第三人申請“白水杜康”及“十三潮”等商標具有不正當性，進而構成《商標法》第四十四條第一款的情形，沒有事實依據。

商標是企業的名片，有效遏制惡意商標注冊申請行為，使“商標申請數量與經濟發展水平、市場主體增幅增速、商業活動實際需要匹配”是《專利和商標審查“十四五”規劃》[13] 的重要內容。在商標授權確權案件中，準確適用《商標法》第四十四條第一款，精準打擊不以使用為目的的惡意商標注冊申請行為，保護合法商標注冊行為，是建立高質量商標注冊秩序的重要內容。

注釋

[1] 筆者以《商標法》第四十四條第一款的主要內容即正文包含“已經注冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局宣告該注冊商標無效”、判決結果包含“撤銷”、法院名稱為“北京知識產權法院”、文書類型為“判決書”、案件類型為“行政案件”在中國裁判文書網進行高級檢索，檢索結果共 338 件（檢索日期：2023 年 3 月 24 日）. 進一步篩選其中因為對第四十四條第一款認識不同撤銷行政機關裁定的，共 81 件 . 因北京知識產權法院對商標授權確權行政訴訟具有專屬管轄，且裁判理由一般均完整引用法條內容，判決結果包含“撤銷”表明撤銷行政行為，故該檢索方法雖可能不能窮盡所有文書，但仍具有一定參考意義.

[2] 在筆者通過中國裁判文書網檢索到的 81 件因為對第四十四條第一款認識不同撤銷行政機關裁定的案件中，僅 6 件屬于行政機關認為構成而一審法院認為不構成該條規定的情形.

[3] 鐘鳴 .《商標法》第 44 條第 1 款評注 [J]. 知識產權，2020（2).

[4] 最高人民法院（2006）行監字第 118 － 1 號駁回再審申請通知書.

[5] 北京市高級人民法院（2011）高行終字第 1427 號行政判決書、北京市高級人民法院（2015）高行知（終）字第 659 號行政判決書、最高人民法院（2013）知行字第 41 號行政裁定書.

[6] 最高人民法院知識產權審判庭負責人就此條規定在答記者問時表示 ：《商標法》區分商標不予注冊的絕對事由和相對事由 . 絕對事由保護的是公共利益和公共秩序，相對事由保護的是特定民事權益 .《商標法》第四十一條第一款和第二、三款分別針對違反絕對事由和相對事由的注冊商標爭議作出規定 . 其中第一款中的“其他不正當手段”是指《商標法》第十條、第十一條、第十二條以外的，與欺騙手段相并列的其他損害公共利益和公共秩序的注冊行為，是商標禁止注冊的絕對理由的兜底條款 . 因此，《意見》采用列舉加兜底的方式對“其他不正當手段”予以界定，以解決實踐中所出現的情形 . 同時，明確損害特定民事權益的行為，應當適用《商標法》第四十一條第二、三款及《商標法》的其他相應規定進行審查判斷 . 參見孔祥俊、夏君麗、周云川 ：“《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》的理解與適用”，載《人民司法 · 應用》 2010 年第 11 期.

[7] 北京知識產權法院（2017）京 73 行初 53 號行政判決書.

[8] 北京知識產權法院（2017）京 73 行初 5177 號行政判決書.

[9] “全國人民代表大會憲法和法律委員會關于《〈中華人民共和國建筑法〉等 8 部法律的修正案（草案）》審議結果的報告”，其中提到 ：草案在《商標法》第四條第一款中增加規定 ：“不以使用為目的的商標注冊申請，應當予以駁回 .”有些常委會組成人員提出，考慮到已經取得商標注冊并實際使用的企業為預防性目的申請商標注冊的實際情況，對此類申請不宜一概予以駁回 . 憲法和法律委員會經研究，建議修改為 ：“不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應當予以駁回 .”http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2019-04/23/content_2086187.htm，2023 年 3 月 26 日訪問.

[10] 北京知識產權法院 (2017) 京 73 行初 4117 號行政判決書.

[11] 北京市高級人民法院（2016）京行終 5374 號行政判決書.

[12] 北京知識產權法院（2021）京 73 行初 11721 號行政判決書.

[13] 國家知識產權局 2021 年 12 月 31 日《專利和商標審查“十四五”規劃》（國知發法字〔2021〕41 號）.