等同原則限制適用的司法認定

裁判要旨

1.專利權利人在撰寫或修改專利申請文件時，未將其明確知曉或足以預見到的替代性技術特征載入權利要求，在侵權判定時，綜合考慮專利權人的保護意圖和社會公眾的信賴利益，一般不再通過等同原則將該技術特征納入專利權的保護范圍。

2.對于專利權利要求中采用數值范圍方式限定的技術特征，如果本領域技術人員閱讀權利要求書、說明書及附圖后認為專利權利要求保護的方案特別強調數值范圍對技術特征的限定作用，則不能將被訴侵權技術方案中不在該數值范圍之內的相關技術特征認定為等同特征。

案情

原告系“兩步法制作玻璃分酒器的制備方法”發明專利（申請號為201510651566）專利權人。該專利的權利要求1為：1.一種兩步法制作玻璃分酒器的制備方法，其特征在于，第一步制作杯身，其制備工藝為：玻璃原料→爐子熔料→供料機下料→吹泡機吹制杯身坯→人工取出杯身坯→人工將杯身坯送入火切口機切口→人工做倒酒口→人工將杯身送入電加熱爐退火→出爐檢驗→半成品；第二步在杯身上制作杯把，其制備工藝為(略)；在所述的第一步制作杯身中的人工將杯身送入電加熱爐退火工序時，其電加熱爐退火的溫控分為三區，第一區為550℃-500℃，第二區為500℃-450℃，第三區為450℃-常溫，退火時間為90-120分鐘；在所述的第二步在杯身上制作杯把中的半成品送入電加熱爐加熱工序時，其電加熱爐加熱的溫控分為四區，第一區為常溫-400℃，第二區為400℃-500℃，第三區為500℃-600℃，第四區為600℃-670℃，加熱時間為90-130分鐘。

被告使用的生產分酒器的生產方法與權利要求1不相同的步驟主要如下：第一步人工取出杯身坯后，被告后續步驟是退火，采用激光冷切口工藝對分酒器坯體切口、對切口邊緣進行粗磨倒角細磨等處理。原告主張上述步驟構成等同技術特征，理由是火切口與冷切口屬于玻璃工藝中早就存在的慣常的切割手段，二者均是對坯體進行成型。第二步與原告案涉專利步驟基本相同，但被告認為該步驟中其加熱的溫控與原告案涉專利溫度不同：被告退火爐溫度約為550度加減10度，未有到達600度的部分。原告認為被告溫度特征與原告的相關技術特征構成等同，理由是溫度變化均系低溫到高溫或高溫到低溫的過程。

裁判

法院生效裁判認為：《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第七條第二款規定,被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特征相同或者等同的技術特征的，人民法院應當認定其落入專利權的保護范圍；被訴侵權技術方案的技術特征與權利要求記載的全部技術特征相比，缺少權利要求記載的一個以上的技術特征，或者有一個以上技術特征不相同也不等同的，人民法院應當認定其沒有落入專利權的保護范圍。

等同原則是對專利權利要求字面保護范圍的擴張，是克服權利要求書撰寫過程中因客觀原因難以使撰寫的權利要求書在字面上全面覆蓋在授權后出現的侵權行為，而對字面侵權的適當補充。等同原則為專利權人提供了切實有效的法律保護，鼓勵了技術創新。同時，也不能忽視等同原則帶來的不確定性影響。專利制度要求專利保護范圍具有足夠的法律確定性和可預見性，不能因濫用等同原則致使專利權保護范圍缺乏確定性而損害社會公眾利益。如果專利權人要求保護的內容屬于申請時本領域技術人員能夠認識到的，即存在可預見的其他替代技術手段，專利申請人可以但未將其納入權利要求的保護范圍，則應視為是專利申請人在撰寫專利文件時對專利權的保護范圍作出的選擇，一般不應再通過等同原則將該技術方案納入專利權保護范圍。

“人工將杯身坯送入火切口機切口”技術手段明確清晰，保護范圍清楚。雙方當事人均確認，就玻璃切口而言，除火切以外，還存在冷切、激光切割等多種涉案專利申請前該領域技術人員普遍知曉的技術手段，且原告亦通過教材文獻等證據強調此點。據此，可以認為專利權人將權利要求中的該技術特征限定為火切，就是將其他切口方式排除在其保護范圍之外。在進行侵權判定時，不宜將火切擴張到其他多種方式予以保護，否則有損社會公眾對專利保護范圍確定性和可預見性的信賴，損害社會公眾利益。另一方面，被訴侵權技術方案使用的激光切口方式對分酒器坯體進行切口加工，依賴的技術設備等與原告方法所需不同，不應認為是采取了基本相同的技術手段；尤其該步驟后得到的半成品形成了明顯不同的薄杯口、無內外翻邊線的效果，二者的技術效果亦有實質性差別。

關于原告主張的加熱及退火技術特征的溫度特征等同問題，涉案專利權利要求中退火和加熱溫度均是有明確端點的數值范圍，有明確端點的數值范圍本身即是經過專利申請人基于其研發結果進行了概括選擇之后所確定的范圍，專利申請人在撰寫權利要求時即已基于研發結果盡最大限度地主張了其發明的保護范圍。申請人在申請專利時對一個更寬泛的數值范圍時能否獲得授權并不確定，因此沒有將其記入權利要求中。既然如此，如果通過等同特征的方式再將其納入到專利權的保護范圍，容易導致申請人規避實審程序中對于數值范圍特征的嚴格審查和充分公開的要求，對公眾而言也是不公平的。因此在專利申請時所明確的數值范圍，表明已放棄了對明確的數值范圍以外的技術方案的權利主張，法院一般不宜在專利侵權糾紛中通過適用等同原則以擴大其專利保護范圍，除非原告進一步舉證超出范圍之外的其他數值屬于申請日后出現的技術內容，且同樣可以達到基本相同的技術效果。本案中，未有證據顯示被告預熱溫度到達原告案涉專利第四區的范圍，溫度的高低變化亦非不考慮溫度區間劃分的理由；且如前所述，被告與原告預熱溫度不相同的溫度設定是否為原告專利申請日后出現的技術內容，且同樣可以達到基本相同的技術效果未予以證明，原告關于等同的主張不能成立。

評析

全面覆蓋原則也稱字面侵權原則，是專利侵權判定的首要規則。面對高額的許可費用以及投機心理，競爭者往往也利用專利制度的漏洞。如，競爭者對本領域技術狀況、他人專利權利文本、審查資料等內容進行充分評估后，針對某一有價值的專利進行有目的性的迂回設計或者簡易的模仿和改動，研發出具有競爭性的替代性手段。如果僵硬地適用全面覆蓋原則，對專利權的保護明顯不利。我國專利法司法解釋確立了從手段、功能、效果三個方面進行基本相同的判斷，同時要求滿足相應替換系本領域普通技術人員無需“創造性勞動”能聯想到這一要素，即可成立等同侵權。一方面等同原則是對全面覆蓋原則的補充與矯正，另一方面其適用在一定程度破壞了專利制度的公示功能，據此，禁止整體等同、禁止反悔原則、捐獻原則等一系列限制等同原則不當適用的法律規則得以確立。除此之外，司法實踐中仍有一些情形需要對等同原則的適用予以限制。

01 等同原則確保專利保護范圍的妥當性

推動等同原則的根本力量是侵權人對技術特征迂回設計的實施行為，等同原則克服了字面侵權的局限，防止那些簡單替換技術方案的行為不受法律制裁，其功能在于警告潛在侵權人，太靠近專利周邊技術研發生產有可能引發專利侵權訴訟，所以在生產前應當做好專利檢索與研究工作，有助于促進行業重視專利工作。

等同原則不僅適用于侵權程序中，充分保護了專利權人的利益；還會在專利申請程序中發揮作用，降低專利申請人描述專利文本上的成本。如果缺少等同原則，專利申請人就必須花大氣力對其所試圖保護的發明方案進行專利語言的描述。問題在于，這一目標經常難以實現。語言的局限性、專利撰寫技術的限制、發明人和專利代理人及專利審查機關對技術方案理解的偏差等，均是權利要求書文本難以精準地反映發明技術方案的重要因素。除了經濟、公平因素之外，等同原則同時還起到重要的語言安全閥作用，司法上對等同原則的承認反映出文字并不總是傳遞發明創造構思的最佳媒介。很多發明創造的最佳表現形式是客觀的模型、機械繪圖、分子模型或其他非語言類介質。尤其是涉及最先進技術的“開創型”發明創造時，可能還不存在被認可的、發展成熟的相關詞匯，對于專利權人來說等同原則就是傳達其發明創造的完全利益的重要工具。等同原則的適用，可以從結果上超越上述客觀障礙，從而達到保護權利人全部創造性技術貢獻的目的。

02 等同原則限制適用的法理基礎

等同侵權雖然保護了專利權人，但超越了公開的權利要求書的范圍，將第三人置于不可預知自己行為性質的境地。如此以來，法律的天平就過于傾向了專利權人，犧牲了第三人的信賴利益。在專利制度設計上，還必須對等同原則進行適當的規范，防止它走得過遠。

（一）確保專利的公開功能

公開與排他利益，是專利兩個維度，二者的互動形成了專利制度的諸多影像。從性質上看，專利權是一種民事權利，是一種對世的支配權，對第三人具有絕對排他的效力，其得喪變更須有足夠由外部可以辨認的表征，如此才能透明其法律關系，避免第三人受損，保護交易安全。此種可由外部辨認的表征，即為專利權的公示方法（登記）。從經濟學上看，這種方法界定了產權，降低了交易成本，促進了效率。在確定專利權的保護范圍時，權利要求書發揮了重要的作用，說明書對權利要求書起限定作用。按此，沒有記載在權利要求中的技術特征是無法得到保護的，而等同原則恰恰超越了這一范圍。因之，為確保專利的公示功能，必須對等同原則進行嚴格限制，其適用，理應嚴格限定在因為文字表達障礙無法精確完整反映技術方案等客觀情形，而不能過于忽略專利權利要求的文本。

（二）保護第三人的信賴利益

專利權的另一特點是排他性，一項發明創造一旦獲得了專利權，其持有人獲得的是一種“消極權利”，除非法定事由，他可以禁止任何人未經許可對該項發明創造生產與使用。如果第三人不知悉專利權的范圍和邊界，就有可能讓第三人處于動輒侵權的境地，畢竟，專利權是控制他人行為的制度。這明顯地影響了第三人的行為預期。專利權的實現并不要求第三人的積極作為，它只要求第三人不進入其范圍即可，所公開的專利權利要求文本所代表的技術方案具有穩定性與確定性就有著非常重要的意義。劃定專利權保護范圍的權利要求解釋規則和侵權判定規則均將第三人信賴利益的保護作為考量的重點。

03 等同原則限制適用的司法認定路徑

司法解釋確定的限制等同原則適用的捐獻原則、禁止反悔原則均從不同角度強調專利登記的公示效力。本案所涉的可預見性規則及數值范圍類技術特征限制適用等同原則均是司法實踐中遵循等同原則限制適用法理基礎的體現，亦是從不同角度體現了捐獻原則、禁止反悔原則所強調的，要通過專利申請人撰寫、修改專利文件等客觀行為判定相關專利保護范圍。

（一）以技術方案為基礎結合專利文件劃定專利權的保護范圍

專利侵權訴訟裁判的首要問題是劃定專利權的保護范圍。專利法設置權利要求書和說明書的分工，主要是基于技術方案本身存在著模糊性，有其自身難以確定的局限。這兩個文件只是為了向社會公眾公告專利權的保護范圍，其基礎仍然是專利權保護的技術方案。權利要求書代表了專利權的保護范圍，但權利要求書并非單純紙面的文字。和不動產登記證書不同，后者的范圍非常確定，其邊界由數字劃定，基本不存在解釋的必要。而權利要求書必須通過解釋才能劃定專利權的范圍，專利法甚至允許發明人使用新術語對其發明創造進行描述。顯然，是技術方案導致了權利要求書的解釋。

如何準確的解釋權利要求以適當的劃定專利權的保護范圍。一般而言，申請人可以對其做出的具有創造性貢獻的具有三性的全部技術方案獲得專利保護，但其最終能否通過專利文件體現其全部的技術方案涉及到專利文件的準確撰寫，而這往往并非易事。因此，專利權的保護范圍并非申請人所主觀認為的技術方案，而是指申請人通過其專利文件以及專利文件的修改過程等客觀情況反映出來的、其可以獲得保護的技術方案。也就是說，雖然專利權利保護范圍是以權利人所完成的具有創造性的技術方案為基礎，但這一基礎仍然是基于其通過專利申請文件所反映出來的其所要求獲得專利權保護的客體為依據，并且最終以獲得專利授權機關審查登記確定的內容為準。專利權利保護范圍的確定路徑便是在專利文件的確定性與技術方案的實質中維系平衡。

（二）可預見性規則對等同原則的限制適用

可預見規則意味著，專利權利人在撰寫專利申請文件時未將其明確知曉的替代性技術方案載入權利要求，綜合考慮專利權人的保護意圖和社會公眾的信賴利益，在侵權糾紛中一般不再通過等同侵權將該技術方案納入保護范圍。就一項技術方案而言，其創造性的程度、替代手段等，發明人最為清晰。在撰寫申請過程中，發明人也居于主導地位。如果在專利權利要求書中，申請人沒有記入明確可預見的技術特征，可以理解為申請人的理性選擇，申請人并無將上述技術特征納入專利權保護范圍的主觀意愿。對于社會公眾而言，他們也通常會信賴該技術特征不在保護范圍內。

具體而言，司法裁判中，可預見性規則的適用范圍一般限定在以下三種技術特征：一是發明權利要求中的非發明點技術特征；二是修改形成的技術特征；三是實用新型權利要求中的技術特征。非發明點技術特征與發明專利的新穎性、創造性等關聯不大，一般屬于相對成熟且容易為本領域普通技術人員知曉和掌握的技術點，較不容易出現因為客觀文字表達或撰寫的原因導致的技術方案保護不完整的情形。而實用新型創造性較低且未經過實審程序的審查，對適用等同原則予以更嚴格的限制有助于整體提升實用新型專利的質量。經過了修改程序形成的技術特征，實則包含了禁止反悔原則的含義，申請人在專利授權過程中已經意識到相應的技術特征存在問題需要修改或者優化，但其并未在修改過程中將其在侵權訴訟中主張等同的那一部分技術特征寫入專利文件中，此舉亦使公眾信賴權利人主張權利范圍僅僅就是其修改后所公示的部分。關于“可預見性”的時間節點，應嚴格限定在專利申請時或者專利修改時本領域普通技術人員的視角，因為“可預見性”是基于專利申請時的主客觀條件，而不能將技術變化與發展后產生的新的技術背景納入考量以苛求申請人。在具體的主觀要件認定上，“明知”與“足以預見”是適用該規則的兩種情形，可由主張適用該規則的一方承擔相應的舉證責任?！懊髦迸c“足以預見”僅系當事人主觀認知程度上的區分，實踐中，公開發行的教材、文獻、相關領域的背景技術狀況、經采信的專家意見等均可以作為證據。

本案中，關于玻璃切口的工藝問題系非發明點技術特征，除火切以外，已被申請日前的教材等相關文獻證實存在冷切、激光切割等多種該領域技術人員普遍知曉的技術手段，相關權利要求技術特征的表述并無語言描述上客觀障礙，可以認定權利人系明知存在替代性的技術手段而并無意愿將其納入專利權利保護范圍，不應再適用等同原則擴大其保護范圍。如同捐獻原則是從專利文件內部的權利要求書與說明書的不同地位對等同原則予以限制，可預見性規則系從專利文件外部對等同原則進行合理限縮。

（三）有明確端點的數值范圍特征限制適用等同原則

關于數值類技術特征的等同原則限制適用規則，《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》的第十二條，對權利要求采用“至少”“不超過”等用語對數值特征進行界定這一類型的專利適用等同原則進行了明確的限制。與這一類型的權利要求類似，有明確端點的數值范圍本身即是經過專利申請人基于其研發結果進行了概括選擇之后所確定的范圍，專利申請人在撰寫權利要求時即已基于研發結果盡最大限度地主張了其發明的保護范圍。申請人在申請專利時對一個更寬泛的數值范圍時能否獲得授權并不確定，因此沒有將其記入權利要求中。既然如此，如果通過等同特征的方式再將其納入到專利權的保護范圍，容易導致申請人規避實審程序中對于數值范圍特征的嚴格審查和充分公開的要求，對公眾而言也是不公平的。

司法實踐中，有明確端點的數值范圍特征排除適用等同規則系一般情形，其適用范圍是指相關技術特征系通過數值予以限定，限定的方式并非某一具體數值而是數值的范圍。數值范圍技術特征反映的是申請人關于技術效果從量變到質變的臨界點的認識，也意味著申請人已放棄了對明確的數值范圍以外的技術方案的權利主張。從適用等同原則的基礎以及相應限制等同原則適用基礎的角度，明確端點的數值范圍屬于權利邊界清晰確定的技術特征，一般并不存在技術方案表述上的客觀障礙，不宜適用等同原則。具體而言，如果權利人在侵權訴訟中主張等同的數值范圍與其權利要求中的數值范圍差異明顯，排除等同原則的適用往往爭議較小。實踐中爭議較大的可能是權利人主張等同的數值范圍與權利要求的數值范圍非常臨近的情形，對此需要進一步特別判斷，如果本領域技術人員閱讀權利要求書、說明書及附圖后認為專利權利要求保護的方案特別強調數值范圍對技術特征的限定作用，即該數值區間是所對應技術特征的專有屬性，仍然應當排斥等同原則的適用。例外的情形是，權利人可進一步舉證超出范圍之外的其他數值屬于申請日后出現的技術內容，且同樣可以達到基本相同的技術效果。本案中，權利人關于溫度的區間系明顯的數值范圍類技術特征，如果認為溫度的變化是天然的由高到低或由低到高則可以肆意適用等同原則，那么數值范圍區間的技術特征則失去了限定各區間范圍的特殊意義，該技術特征本身則喪失確定性，與專利權利要求的公示作用背道而馳。

保護知識產權就是保護創新。專利制度通過對賦予創新臨時的排他性保護來促進科學和實用技術的進步，可以認為是促進創新與創造最重要的法律制度之一。專利權作為產權的一種，清晰明確的界限使得對創新的投資更為有效。司法裁判中合法審慎的限制等同原則的適用能嚴格遵循權利要求文本的公示功能，保護公眾的信賴利益。