創造性判斷中實際解決技術問題的認定規則

摘要：《專利審查指南》確定了創造性判斷的“三步法”,其中第二步為“確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題”。實踐中，實際解決技術問題的認定經常成為當事人之間的爭議焦點。本文將針對實踐中出現的各種情形，對實際解決的技術問題需要符合的條件逐一予以梳理。實際解決的技術問題對應的技術效果：（1）應與區別技術特征有對應關系；（2）應是說明書中記載的，或者雖未記載在說明書中，但本領域人員可以確認的技術效果；（3）應是區別技術特征的直接具體的技術效果，不能過于上位或者過于下位；（4）應適用于保護范圍內的全部技術方案；（5）應對應于與最接近現有技術的技術缺陷相關的技術效果；（6）是區別特征作用于現有技術“已公開”內容所產生的技術效果，而非“區別特征”本身的功能；（7）不能包括區別技術特征。

《專利法》第二十二條第三款對于創造性作了原則性規定；《專利審查指南》則對該規定作了進一步細化，并將判斷過程具體為三個步驟，通常稱之為“三步法”。三步法中的第二步為“確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題”。實踐中，實際解決技術問題的認定經常成為當事人之間的爭議焦點。本文將針對實踐中出現的各種情形，對實際解決的技術問題需要符合的條件逐一予以梳理。

在創造性判斷中，實際解決的技術問題雖然對應于區別技術特征在訴爭技術方案中所起到的技術效果，但區別技術特征的技術效果并非均可被認定為實際解決的技術問題。通常情況下，該技術效果不僅應與區別技術特征有對應關系，亦應是說明書中記載的，或者雖未記載在說明書中但本領域人員可以確認的技術效果；此外，該技術效果不應僅為技術特征本身的功能，且不能概括得過于上位或下位；同時，該技術效果應該是區別特征賦予權利要求保護范圍內的全部技術方案的效果，且對應于對比文件中存在的技術缺陷。

一、實際解決的技術問題對應的技術效果應與區別技術特征有對應關系

確定技術效果的目的在于確定實際解決的技術問題，而確定實際解決的技術問題的目的在于還原真實研發過程中的研發動機，而只有區別技術特征與具體案件中需要還原的研發過程相關。因此，實際解決的技術問題僅對應于“區別技術特征”使得訴爭技術方案具有的技術效果。訴爭技術方案的其他技術效果與創造性的判斷無關，無需考慮?；诖?，在具體案件中，首先需要在若干技術效果中剝離出區別技術特征對應的技術效果。

例如，對于“兒童用四輪自行車”這一訴爭技術方案，其技術效果既包括可以依靠人力駕駛行進，亦包括兒童在駕駛過程中不傾倒。但相對于成人用自行車這一最接近現有技術而言，與區別技術特征相關的技術效果僅在于使得兒童在駕駛過程中不傾倒，而與是否可通過人力駕駛行進無關 ；因此，其實際解決的技術問題僅在于如何使得兒童在駕駛過程中不傾倒。

案例一：一種肉湯粉和/或調味粉[1]

該案涉及專利號為02812105.8、名稱為“肉湯粉”的發明專利，其權利要求1為：

1.一種肉湯粉和/或調味粉，它包含，以總粉重量％計，1-20％的油，不超過95％的碎填料和/或未磨碎的填料，以及以總油脂重量％計，不超過20％的脂肪，以及任選地含香料、風味劑和/或植物提取物，其中所述油是指在室溫下為液態并且在20℃下固體脂肪含量低于5％的油或油的混合物，且其中碎填料是碎結晶成份且平均直徑為5-80μ m，且其中碎填料為總粉重量％的4-95％。

該技術方案是一種日常食用的調料粉（類似于方便面中的調料包），訴爭權利要求主要對具體組分進行了限定，其與最接近現有技術的區別僅在于其中一種組分的粒徑不同，即“權利要求1中對碎結晶成分的粒徑進行了限定，而證據1中并未限定結晶成分的粒徑”。

被訴決定認為，上述區別技術特征實際解決的技術問題為“提供一種自由流動的易于溶解，熱水溶解后冷卻時脂肪不固化的肉湯粉”。這一認定雖然來源于說明書的記載，但需要注意的是，說明書中不僅記載了上述技術效果，同時亦記載了達到上述技術效果的技術方案，而該技術方案中并不包括區別技術特征。

說明書記載：“本發明的頭三個目的（即被訴決定中認定的三個技術效果——引者注）可以通過一種肉湯粉滿足，該肉湯粉包含，以總肉湯粉重量%計，1-20%的油和可能是脂肪，高達95%，優選4-95%的碎填料，和高達95%的未磨碎的填料，并且，以總油脂重量%計，高達80%或者甚至高達70%，優選高達60%或者甚至高達50%，更優選高達40%或者甚至高達30%，甚至更優選高達20%或者甚至高達10%，和甚至更優選高達僅5%或者甚至高達僅1%的脂肪，以及任選地包含香料、風味劑、和/或植物提取物?！鄙鲜黾夹g方案中并未涉及碎填料結晶成份的粒徑?？梢?，上述三個發明目的的實現與區別技術特征并無關聯，因此，其不能構成訴爭技術方案實際解決的技術問題。

針對該區別技術特征（亦即為何選擇該數值范圍的粒徑）的技術效果，因說明書中既無相應說明亦無實驗數據，故其技術效果無法從說明書中直接得到，而僅能基于本領域技術人員的知識及能力進行判斷。依據本領域技術人員的通常理解，結晶成份的粒徑大小不同對效果的影響在于溶解速度。因此，法院認定訴爭技術方案實際解決的技術問題僅是選擇了一種特定溶解速度。

案例二 ：制備異丙基苯的方法[2]

該案涉及申請號為201410020114.2、名稱為“制備異丙基苯的方法”的發明專利申請，其權利要求1為：

1.一種制備異丙基苯的方法，其包括在烷基化區域中在包含至少MCM-22族分子篩的烷基化催化劑存在下，在至少部分液相的烷基化條件下，使包含苯的原料流和另外的包含異丙醇或異丙醇和丙烯的混合物的原料流接觸以使至少部分的所述異丙醇和苯反應以制備包含異丙基苯和水的流出液流，其中在所述烷基化區域中在液相中的水濃度至少為5100p p m且不超過40,000ppm。

訴爭技術方案是一種用于制備異丙基苯的方法。異丙基苯是化學和聚合物工業中重要的中間體，多用于制備苯酚，在電子、醫療保健和汽車工業中具有重要應用價值。訴爭技術方案為并列技術方案，針對其中原料為異丙醇的原料流這一技術方案，其與對比文件的區別在于：1、使用的催化劑不同，權利要求1使用的是MCM-22族催化劑，對比文件1使用的是絲光沸石催化劑；2、烷基化區域的水濃度不同，權利要求1的烷基化區域水濃度為至少為5100ppm且不超過40000ppm，對比文件1的烷基化區域水濃度為42871ppm。

專利申請人認為，基于上述區別技術特征，訴爭技術方案實際解決的技術問題是：在高水濃度的情況下，獲得較高的異丙醇轉化率及相當的選擇率。因對水濃度的不同限定是訴爭技術方案與對比文件1的區別特征而非技術效果，故前述主張中“在高水濃度的情況下”不屬于技術問題范疇。對于選擇率相當這一技術效果，雙方當事人并無異議，故技術問題認定的關鍵在于較高的異丙醇轉化率。

較高的異丙醇轉化率要被認定為實際解決的技術問題，需要符合兩個要件：其一，訴爭技術方案具有該技術效果；其二，該技術效果與區別特征有關。對于具體的異丙醇轉化率，在訴爭技術方案與對比文件1中均有數據記載。訴爭技術方案中，除實施例1為99%以外，其余實施例都為100%；對比文件1的轉化率則為97.5%。就數值而言，訴爭技術方案高于對比文件1。但上述技術效果是否與區別特征相關，則需要進一步分析。因異丙醇轉化率不僅受催化劑種類及水濃度的影響，同時亦受反應溫度、原料比等條件的影響，而訴爭技術方案與對比文件1中反應溫度、原料比等條件并不相同，故訴爭技術方案中較高的異丙醇轉化率可能由上述各因素所導致，尚無法看出轉化率的不同當然地由區別特征所帶來。實際上，通過對比訴爭技術方案與背景技術亦可發現，二者同樣存在催化劑及水濃度的不同。但即便針對于背景技術，說明書中亦未記載訴爭技術方案具有較高異丙醇轉化率這一技術效果?？梢?，通過現有證據無法看出前述區別特征足以使得訴爭技術方案具有較高的異丙醉轉化率。因此，專利申請人有關提高異丙醇轉化率為實際解決的技術問題的主張不能成立。

二、實際解決的技術問題對應的技術效果應是說明書中記載的，或者雖未記載在說明書中，但本領域人員可以確認的技術效果

通常情況下，如果專利權人或專利申請人所主張的技術效果既未在說明書中記載，本領域技術人員依據說明書公開的內容亦無法確認，則即便專利權人或專利申請人提交了相關證據證明其確為訴爭技術方案的技術效果，這些技術效果亦不能被認定構成實際解決的技術問題。

上述技術效果不會被認定為實際解決的技術問題，主要是基于專利法的兩個基本原則：公開換保護原則以及先申請原則。專利權屬于壟斷性權利，對于獲得專利權保護的技術方案，社會公眾未經專利權人許可不得實施。故為平衡專利權人與社會公眾利益，專利權人獲得專利保護的對價之一在于需要將發明創造的必要信息公之于眾。而對于社會公眾而言，因無法知曉技術效果的技術方案對其并無實質意義，故公開換保護中的“公開”，既包括技術方案的公開，亦包括技術效果的公開。這也就意味著，如果訴爭技術方案基于未被公開且本領域技術人員無法知曉的技術效果而獲得了專利權的保護，將有損公眾利益、有違公開換保護原則。

需要注意的是，創造性判斷中對于技術效果公開的要求，與《專利法》第二十六條第三款（說明書公開充分條款）中對于技術效果的公開程度的要求并不完全一樣?！秾＠ā返诙鶙l第三款規定，“說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準”。對于何為“能夠實現”，《專利審查指南》第二部分第二章2.1.3給出了更為具體的要求，即“所屬技術領域的技術人員能夠實現，是指所屬技術領域的技術人員按照說明書記載的內容，就能夠實現該發明或者實用新型的技術方案，解決其技術問題，并且產生預期的技術效果”。該條款中雖亦涉及對于技術效果的要求，但其并不強制要求說明書中對于發明創造的全部技術效果均予以記載；只要記載有基本的技術效果，即可認定其符合該條款中公開充分的要求?！秾＠ā芬幎ㄅc創造性判斷中對技術效果的要求的不同之處在于，未記載技術效果并不必然導致說明書公開不充分，只要記載有基本技術效果即可；但未記載且本領域技術人員無法確認的技術效果，在創造性判斷中必然不會被認定為實際解決的技術問題。

比如，不同人對于咖啡口味有不同需求，有人喜加糖的咖啡，亦有人喜加鹽的咖啡。訴爭技術方案為加鹽的咖啡，說明書中記載的技術效果是讓人產生咸的口感。訴爭技術方案中并未限定加鹽的量，而在僅加微量鹽的情況下，人們并不會感覺到咸味，卻可以感受到咖啡風味的變化。但這一技術效果并未被記載在說明書中。如果從說明書是否公開充分角度進行判斷，因其已記載了咸口感這一技術效果，故已滿足充分公開的要求。但如果從創造性角度進行分析，因該提高風味的技術效果未被記載在說明書中，故如果本領域技術人員亦并不知曉，則其無法被認定構成實際解決的技術問題。

此類案件還可能涉及對先申請原則的維護。依據專利權人或申請人獲知技術效果的時間不同，可將其區分為申請日之前獲知與申請日之后獲知兩種情形。其中，對于申請日之后獲知的技術效果不予考慮的原因，除涉及公開換保護原則外，亦同時涉及先申請原則。也就是說，即便不考慮公開換保護原則，而僅考慮先申請原則，該技術效果在創造性判斷中亦無法考慮。

先申請原則是專利法的一項基本原則，很多制度均是以申請日作為時間點。比如，現有技術的確定需要以申請日為分界點，本領域技術人員的認知水平亦僅考慮申請日之前的認知水平，等等。先申請原則的主要目的在于確保提供專利保護的技術貢獻的產生時間，亦即只對申請日前獲得的技術貢獻提供保護。因為技術貢獻既體現在技術方案上，亦可能體現在該技術方案的技術效果上（比如，選擇發明是否顯而易見主要取決于技術效果是否預料不到）。因此，如果對申請日之后的技術效果予以考慮，則意味著對于申請日之后的技術貢獻提供了專利保護，有違先申請原則。

這一做法在《專利審查指南》中亦有體現?！秾＠麑彶橹改稀返诙糠值谑?.5關于補交的實驗數據3.5.1“審查原則”部分規定，“對于申請日之后申請人為滿足專利法第二十二條第三款、第二十六條第三款等要求補交的實驗數據，審查員應當予以審查。補交實驗數據所證明的技術效果應當是所屬技術領域的技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的?！闭f明書中未記載且本領域人員無法確認的技術效果，并不屬于本領域技術人員能夠從專利申請公開的內容中可以得到的技術效果。因此，依據該規定，其亦無法被認作實際解決的技術問題。

案例三：多價肺炎球菌多糖-蛋白質綴合物組合物[3]

該案涉及申請號為201210192553.2、名稱為“多價肺炎球菌多糖—蛋白質綴合物組合物”的發明專利申請。該技術方案涉及一種肺炎疫苗，專利申請人主張實際解決的技術問題是“提供一種激發13種血清型足夠的抗體水平并保持核心的7種核心血清型的免疫原性的組合物”。說明書中僅記載了其可以激發13種血清型的抗體，并未記載其同時保持核心的7種核心血清型的免疫原性，且通過說明書中的相應實驗數據亦無法看出其針對7種核心血清型具有這一效果，同時對該技術效果本領域技術人員亦無法確認。因此，無法確定訴爭技術方案具有上述技術效果，相應地，其亦不構成訴爭技術方案相對最接近現有技術實際解決的技術問題。訴爭技術方案實際解決的技術問題僅在于提供一種激發13種血清型抗體水平的組合物。退一步講，即便該案中專利申請人補交了可證明其針對7種核心血清型的實驗數據，可以確定其確實具有上述技術效果，但在該技術效果在該說明書中并未記載，且本領域技術人員亦無法確認的情況下，其同樣無法被認定為實際解決的技術問題。

案例四：吡喃葡萄糖基取代的苯基衍生物、含該化合物的藥物、其用途及其制造方法[4]

該案涉及專利號為201310379906.4、名稱為“吡喃葡萄糖基取代的苯基衍生物、含該化合物的藥物、其用途及其制造方法”的發明專利。該案與前案的相同點在于，兩案中當事人主張的技術效果在說明書中均未記載，且本領域技術人員基于說明書記載的內容均無法確認該技術效果；但不同點在于，該案中專利權人針對該技術問題提交了相關實驗數據，而前案中并未舉證。

該案中，專利權人主張SGLT-1高選擇性是訴爭技術方案實際解決的技術問題之一，但其亦認可該技術效果在說明書中并無明確記載，且本領域技術人員對此并不知曉。為證明該技術效果，專利權人補交了相關實驗數據，但相關實驗數據的形成時間均晚于申請日。對此，法院認為，申請日后發現的技術效果不能用于確認訴爭技術方案實際解決的技術問題，否則將會對專利先申請制度造成影響。法院同時指出，即便該技術效果在申請日前已被專利權人獲知，但因其未被說明書記載，且本領域技術人員亦并不知曉，故在創造性判斷中對其同樣不應考慮，否則將會使得專利權人基于其在專利文件中未公開的內容而獲得專利權，從而違背公開換保護的基本原則。

案例五：制備SGLT2抑制劑的方法[5]

該案涉及申請號為201410098658.0、名稱為“制備SGLT2抑制劑的方法”的發明專利申請。該案與前案均涉及補充實驗數據的采信問題，但不同點在于該案中法院將補交實驗數據所證明的技術效果認定為實際解決的技術問題，而前案中未予認定。導致這一區別的原因在于，該案中實驗數據所證明的技術效果不僅在說明書中有所記載，本領域技術人員亦可從已公開內容中獲得相關實驗數據以驗證這一技術效果。因此，盡管說明書中并未記載相關實驗數據，也并不影響其被認定為實際解決的技術問題。

該案涉及一種晶型，專利申請人主張的技術效果為訴爭技術方案具有SGLT2抑制作用，該技術效果在說明書中有記載，但無實驗數據；專利申請人在無效程序中補交了實驗數據。法院認為，補充提交的實驗數據是否可以采信，或者判斷說明書文字記載的技術效果是否僅為斷言，取決于該技術效果是否屬于專利申請人在訴爭發明“申請日”之前的技術貢獻，以及公眾在獲知訴爭發明之時是否可以確認該效果。如果符合上述要求，則對實驗數據的采信既不會使申請人獲得超出其技術貢獻的保護，亦不會影響公眾利益；對于這一實驗數據所證明的技術效果，在創造性判斷中應予考慮，而不能僅因其未在說明書中記載相關數據而當然認定該技術效果屬于斷言式的技術效果。

該案中，專利申請人提交的實驗數據來源于在先專利申請，其申請人亦為該案專利申請人。該專利申請與訴爭技術方案的關系在于，該申請中的化合物BQ即為訴爭技術方案的化合物，訴爭技術方案的SGLT2抑制作用即來源于該母體化合物。

通過在先申請文件可以證明，在訴爭技術方案的申請日之前，專利申請人已通過實驗驗證了訴爭技術方案中的化合物的SGLT2抑制效果，而訴爭技術方案的SGLT2抑制效果來源于其化合物，晶體形式的改變并不會導致其SGLT2抑制效果的改變，故該證據可以證明訴爭技術方案中記載的SGLT抑制效果并非斷言。在對訴爭技術方案的創造性判斷中考慮該技術效果，并不會使專利申請人獲得超出其申請日前所做技術貢獻的保護。

此外，因在先申請的公開日亦早于訴爭技術方案的公開日，公眾在獲知訴爭技術方案時已可獲得在先申請，并確認訴爭技術方案的化合物具有SGLT2抑制效果，故接受在先申請中的實驗數據并不會對公眾利益造成損害?；诖?，在確定訴爭技術方案實際解決的技術問題時，應考慮SGLT2抑制這一技術效果。

案例六：二芳基乙內酰脲化合物[6]

該案涉及專利號為200680025545.1、名稱為“二芳基乙內酰脲化合物”的發明專利。該案同樣涉及補交實驗數據問題，但法院并未對于該實驗數據所證明的技術效果予以采信。

專利權人主張的技術效果為訴爭化合物具有更好的高拮抗低激動AR活性效果，并補交了相關證據，主要包括第三方機構所做的證據4化合物41（即最接近的現有技術）的合成報告、前列腺癌母細胞（LNCaP）及過表達雄激素受體的前列腺癌細胞（LNCaP cell/AR）的細胞鑒定、受試物對LNCaP/AR前列腺癌細胞動物抑制瘤模型的體內抗腫瘤藥效研究報告等。

法院認為，雖然說明書中記載有高拮抗低激動AR活性效果，且專利權人提交了相關實驗數據；但因說明書中所給出的技術效果為“體外實驗”中的高拮抗低激動AR活性效果，而補交的實驗數據所測試的則是動物“體內實驗”中對于腫瘤大小變化的效果，在兩種技術效果并非必然對應的情況下，該實驗數據無法證明訴爭技術方案在“體外實驗”中相對于化合物41具有更好的高拮抗低激動AR活性。

案例七：殺真菌的吡唑化合物[7]

該案涉及申請號為201080019806.5、名稱為“殺真菌的吡唑化合物”的發明專利申請。該案中，專利申請人補交實驗數據的目的在于證明訴爭技術方案相較于對比文件4實施例145（最接近的現有技術）具有更好的技術效果。在該補充實驗數據中，專利申請人選擇的是對比文件4通式范圍內的化合物B和化合物C，而非作為最接近現有技術使用的化合物145；與之對比的是訴爭技術方案通式化合物中的三個具體化合物，分別為化合物266、化合物377及化合物A。但申請人在說明書中對化合物266給出了實驗數據，對化合物377作了記載但并未給出實驗數據；而化合物A則既未被明確記載在說明書中，亦無相應的實驗數據。

針對上述實驗數據，法院認為，專利申請人依據補充實驗數據想要證明的是訴爭技術方案相對于對比文件4化合物145具有預料不到的技術效果。但在相關實驗數據中，與訴爭化合物進行對比的并非對比文件4化合物145，而是另外兩個化合物。在專利申請人認可對比文件4化合物145可被制備的情況下，上述對比例的選擇不符合常理。盡管被訴決定中對于化合物145技術效果的確認是基于對比文件4中已公開的測試結果作出的推定，即“對比文件4中沒有具體測定實施例145的化合物的殺真菌活性，但本領域技術人員基于對比文件4已經公開的殺真菌活性測試結果能夠合理預期到實施例145的化合物也具有類似的殺真菌活性”。但在專利申請人認可化合物145可被制備且其已作對比實驗的情況下，對于化合物145的技術效果不應再通過其他化合物的技術效果進行推定。在專利申請人未測試化合物145的技術效果的情況下，對于其有關訴爭技術方案相較于化合物145具備預料不到的技術效果的主張，法院不予支持。

退一步講，即便該補充實驗數據可用于說明化合物145與本申請中兩個化合物之間技術效果的不同，但需要指出的是，因專利申請人主張的是權利要求1具備創造性，而非僅僅是該兩個化合物具備創造性，其有必要證明上述技術效果的差別適用于權利要求1保護范圍內的全部具體化合物。但由說明書給出的數據可以看出，表A中化合物53、63、260、307的全部測試數據均為0，這也就意味著上述具體化合物不具有任何技術效果；基于此，其相對于對比文件化合物145不可能具有更好的技術效果。據此，即便考慮原告提交的補充實驗數據，亦不能證明訴爭技術方案的全部化合物相較于化合物145具有預料不到的技術效果。

三、實際解決的技術問題對應的技術效果應是區別技術特征的直接具體的技術效果，不能過于上位或者過于下位

（一）過于上位的情形

對于技術效果的概括包括若干不同層級，而用來確定實際解決的技術問題的技術效果應該是直接的具體的技術效果，而不能是過于上位的技術效果。

例如，訴爭技術方案是一種炒菜方法，其相較于現有技術唯一的區別特征在于訴爭技術方案中會加適量的糖。針對加糖這一區別特征，其技術效果可以是較為具體的“提鮮”，亦可以是更為上位的“好吃”。上述技術效果中與實際解決的技術問題相對應的應是“提鮮”，而非“好吃”。

實踐中，不少案件中會存在此種較為抽象的認定方式。這種抽象認定方式的問題在于其無法發揮實際解決的技術問題這一環節在創造性判斷流程中的功能。實際解決的技術問題對應的是現有技術的缺陷，而確定該缺陷的目的就在于確定研發方向，并在此基礎上判斷本領域技術人員是否會認識到這一研發方向，或者基于這一研發方向是否容易獲得訴爭技術方案。如果技術問題的認定過于上位，則其可能會對應幾種不同的研發方向，很難針對性地確定與訴爭技術方案相關的研發方向，從而難以進行后續的判斷環節。

例如，如果將前述技術方案實際解決的技術問題認定為提供一種做菜更好吃的方法，則因為對于何為好吃存在多個評價維度，提鮮僅是其維度之一，故客觀上存在多個研發方向，比如提鮮、保持原味、鎖住水份等等，而其他維度的效果均與區別特征無關，亦與訴爭技術方案相對于最接近現有技術的研發方向無關。因此，這種技術問題的認定雖然并沒有錯誤，但對創造性判斷并無意義。

案例八：一種發酵乳的制作方法[8]

該案涉及申請號為201080008349.X、名稱為“乳糖成分較少的發酵乳及其制作方法”的發明專利申請，其權利要求1為：

1.一種發酵乳的制作方法，包括對原料乳進行脫氧處理的脫氧工序 ；對所述進行了脫氧處理后的原料乳添加發酵劑和酶的工序；以及使含有發酵劑與酶的原料乳發酵的發酵工序，其特征在于，所述酶為，在酸堿度為中性的條件下活性最佳且在酸性條件下失去活性，并且，在具有活性的狀態下，能夠使所述原料乳中含有的乳糖分解。

該技術方案涉及一種酸奶的制作方法，主要步驟與家庭制作酸奶的流程基本相同，均是將牛奶與發酵劑和酶進行混合發酵，不同點在于訴爭技術方案增加了對于原料乳的脫氧工序，此亦為訴爭技術方案相對于對比文件1的區別特征，即訴爭技術方案在對原料乳添加發酵劑及酶這一工序之前增加了脫氧工序。

被訴決定認定的實際解決的技術問題為“如何優化發酵乳自身質量及生產工藝”。無論是對于發酵乳的質量還是對于其生產工藝，均存在多個不同的優化角度，其中哪一優化角度與脫氧工序相關，在該技術問題中無法看出。因此，這一認定雖然并不算錯誤，但過于概括，與脫氧工序這一技術特征缺少直接對應關系，在創造性判斷中并不會發揮實質作用。

此后，專利申請人對于該申請實際解決的技術問題進行了細化，其認為技術問題在于如何使不同批次的發酵乳獲得均一的風味及品質，依據為說明書第[0010]段中的如下記載：“本發明基本上是基于這樣的思想作出的，即，在使含有酶的原料乳發酵之前對其進行脫氧處理，從而無論乳酸菌與酶的狀況為如何，都能夠將風味與品質維持在一定狀態?！钡ㄟ^上述記載仍無法看出發酵乳中的哪些品質與脫氧程序具有直接關系。因此，這一主張同樣過于概括，缺乏針對性。

實際上，該案中，訴爭技術方案說明書中對于脫氧工藝的具體的技術效果有相關記載。尤其考慮到對比文件1（最接近的現有技術）恰為訴爭技術方案的背景技術這一因素，訴爭技術方案中的記載更具針對性。說明書中表1、2對于脫氧工藝的技術效果做了對比分析。其中，脫氧組選取了四個實施例，非脫氧組選取了二個實施例。經對比，脫氧組中發酵乳在乳糖的分解率、發酵時間方面，不同批次的差異均較非脫氧組??；而在硬度方面，無論脫氧組或是非脫氧組，不同批次的發酵乳的硬度均比較均一，但脫氧組的硬度高于非脫氧組。

不僅如此，對比文件2（被結合的現有技術）中對于脫氧工序在發酵乳中的技術效果的對比分析亦可作為佐證。由說明書表1中的記載可知，相對于非脫氧組，脫氧組在發酵時間、硬度及凝乳刀侵入角度三個方面的效果均優于非脫氧組，與訴爭技術方案說明書中的記載基本相同。

基于訴爭技術方案及對比文件2中的記載可知，區別技術特征在訴爭技術方案中實際解決的技術問題在于使得發酵乳在乳糖的分解率、發酵時間方面更為均一，且在發酵時間、硬度及凝乳刀侵入角度三個方面的效果更好。上述技術問題實際上是對于被訴決定中的“優化發酵乳自身質量及生產工藝”以及專利申請人所主張的“風味與品質維持在一定狀態”做了進一步細化。這一具有明確對應關系的技術問題，顯然有利于本領域技術人員確定研發具體方向并進行相應檢索。

案例九 ：多價免疫原性組合物[9]

該案涉及申請號為201210192553.2、名稱為“多價肺炎球菌多糖—蛋白質綴合物組合物”的發明專利申請，是申請號為200680017776.8的發明專利申請的分案申請。

該案在前文已提到，其技術方案是一種十三價肺炎疫苗，針對13種肺炎鏈球菌有效，與13種血清型具有對應關系。最接近的現有技術同樣是十三價肺炎疫苗，其與訴爭技術方案與的區別技術特征在于二者的載體蛋白不同，訴爭技術方案針對其中兩種血清型限定了具體的活化方法。具體表述為訴爭技術方案“每種綴合物是多糖—蛋白質綴合物形式，所述載體蛋白是CRM197并且其中通過還原胺化實現綴合，并具體限定了血清型4和血清型6A的活化方法”。

被訴決定認定該申請實際解決的技術問題是“提供一種具有更強免疫原性的組合物”。該認定類似于前案中認定的“如何優化發酵乳自身質量及生產工藝”，均存在過于上位的問題，難以在顯而易見性的判斷中起到實質作用。因此，有必要將其涉及的免疫原性具體化。

由訴爭技術方案說明書表3可以看出，訴爭技術方案可以激發13種血清型的抗體。對比文件3雖亦針對13種血清型，但因其說明書中僅對其中11種提供了實驗數據，故僅能確認其對11種血清型具有效果。由此可知，訴爭技術方案實際解決的技術問題僅在于提供一種激發13種血清型抗體水平的組合物。

（二）過于下位的情形

實際解決的技術問題不僅不能過于上位，同樣不能過于下位。比如，如果最接近現有技術是不具有減震裝置的自行車，而訴爭技術方案是具有減震裝置的自行車，則即便訴爭技術方案具有很好的減震效果，但實際解決的技術問題亦僅能是如何減震，而非如何“提高”減震效果。雖然技術問題認定的目的在于確定研發動機與研發方向，但針對同一方向亦存在不同的研發階段，不能將后一階段的技術效果用于前一階段。因此，即便訴爭技術方案確實具有某種更為具體的技術效果，但針對最接近現有技術的改進尚未到這一研發階段，亦不能將其認為實際解決的技術問題。

案例十：發送PDCP層的狀態報告的方法以及通信模塊[10]

該案涉及專利號為201210301159.8、名稱為“發送PDCP層的狀態報告的方法以及通信模塊”的發明專利。訴爭技術方案與對比文件相比，其區別特征1在于本專利中采用了位圖形式的接收狀態報告格式并限定了具體內容，而對比文件中并未作上述限定?；谠搮^別特征，被訴決定認定該專利實際解決的技術問題為“如何設置PDCP狀態報告的具體格式”，但專利權人則認為應是“如何在報告PDCP服務數據單元接收狀態時提高無線資源的效率”，亦即專利權人強調該技術特征具有更好的技術效果，可以“提高”無線資源的效率。

針對專利權人這一主張，法院認為，實際解決的技術問題雖然通常對應區別特征的技術效果，但如果技術效果包含不同層次，則并非所有層次的技術效果都應被認定為實際解決的技術問題。哪一層次的技術效果需要被認定為“實際解決”的技術問題，取決于哪一問題是最接近的現有技術“需要解決”的問題。專利權人主張的技術效果“在報告PDCP服務數據單元接收狀態時提高無線資源的效率”即便確實存在，但因只有在存在不同格式接收狀態報告可進行對比的情況下，才會涉及效率是否“提高”問題，而對比文件并未公開接收狀態報告的任何格式，故對比文件需要解決的技術問題不涉及“如何提高”效率，而尚處于“如何設置”狀態報告格式可使發送端知曉接收狀態這一階段，兩者所處階段不同。因本領域技術人員均知曉狀態報告需設定具體格式才可實現功能，故被訴決定認定的“如何設置PDCP狀態報告的具體格式”這一技術問題并無不當。

四、實際解決的技術問題對應的技術效果應適用于保護范圍內的全部技術方案

創造性的判斷客體是權利要求中記載的技術方案。因此，實際解決的技術問題所對應的技術效果，應適用于保護范圍內的全部技術方案。實踐中，記載在說明書中的技術效果在很多情況下均對應的是具體實施例。因權利要求一般情況下是在實施例的基礎上進行適度概括而得，其范圍大于實施例，故具體實施例的技術效果并非當然適用于訴爭權利要求內的其他技術方案。在認定實際解決的技術問題，對此應予關注。

仍以炒菜的方法舉例，該技術方案中雖有加糖這一步驟，但未對加糖的量進行限定。該技術方案說明書中某一具體實施例中記載了加糖具有提鮮的效果，但該實施例中糖的用量為一具體數值。依據生活常識即可知曉，并非加入任何重量的糖均會起到提鮮的作用。因此，這一技術效果雖適于該實施例，但并非適用于保護范圍內的全部技術方案。如果加糖這一步驟是該技術方案相較于最接近現有技術的區別特征，則提鮮不能被認定為其實際解決的技術問題。

案例十一：殺真菌混劑[11]

該案涉及專利號為98805666.6、名稱為“殺真菌混劑”的發明專利，其涉及一種農藥，作用在于殺滅有害真菌，主要包括兩個組分：化合物a、化合物b。最接近現有技術雖公開了化合物a，但未公開其與b組分的組合以及用量比。專利權人認為，a、b兩個組分在限定的重量比范圍內的聯合使用具有協同增效的效果。因此，訴爭專利實際解決的技術問題為提供一種具有協同增效作用的殺真菌混劑，而非被訴決定中所認定的僅僅是提供一種殺真菌混劑。

對于兩個組分的聯合使用，說明書中有三個實施例中均可體現協同增效的作用。但需要注意的是，三個實施例中的a組分均為同一個具體化合物，而訴爭技術方案中對于a組分采用的是馬庫什的限定方式，其中X、n、R均包括兩個及以上可選項，這一情形意味著a組分包括多個具體化合物。此外，三個實施例中兩組分均采用的是1 ：1的重量比，而權利要求中的a、b兩個組分的重量比為10：1-0.01：1，也就是說權利要求中限定的重量比的上限及下限之間相差1000倍。在此情況下，雖然三個實施例均具有協同增效的作用，但本領域技術人員無法得出權利要求1組分a中的全部化合物以10：1-0.01：1之間任意重量比與組分b聯合使用亦均具有協同增效作用。

專利申請人主張在具體結構相似的情況下，實施例中所使用的組分a中的具體化合物與權利要求范圍內的其他化合物具有基本相同的活性。但即便如此，亦僅能說明組分a范圍內的各具體化合物具有基本相同的活性，而不能當然得出活性基本相同的組分a在相差1000倍的重量比范圍內與組分b聯合使用均具有協同增效作用。據此，專利申請人前述有關技術問題的主張不能成立。該案中實際解決的技術問題僅是提供一種殺真菌混劑的替代方案。

案例十二：制藥用途[12]

該案涉及申請號為201280026868.8、名稱為“AKT抑制劑化合物和阿比特龍的組合及使用方法”的發明專利申請。訴爭技術方案是用途權利要求，涉及兩個化合物（“阿比特龍”與“式Ia化合物”）的聯合用藥，用途為治療前列腺癌。專利申請人主張“式Ia的化合物或者其藥用鹽”與“阿比特龍或者其藥用鹽”的組合使用在治療中具有協同效應，因此權利要求10具備創造性。依據訴爭技術方案說明書中的記載，訴爭技術方案中的“協同”是指比兩種或更多種單個藥劑累加效應更有效的治療組合。

專利申請人用以證明其主張的依據為說明書附圖1中的相關數據。從相關數據確實可以看出，在組合使用“式Ia的化合物或者其藥用鹽”與“阿比特龍或者其藥用鹽”的情況下，腫瘤體積的縮小效果好于單獨使用上述任一種藥物的效果的累加。但需要注意的是，附圖1中的兩種藥物均給出了特定的劑量（分別為40mg/kg與200mg/kg），而權利要求10中并未對劑量進行限定。本領域技術人員均知曉，特定劑量的聯合用藥具有協同作用，并不當然意味著其他劑量同樣具有協同作用。在權利要求10對于劑量未予限定的情況下，這一協同效果不能視為權利要求10的技術效果；相應地，協同作用亦不構成訴爭技術方案實際解決的技術問題。

五、實際解決的技術問題應對應于與最接近現有技術的技術缺陷相關的技術效果

實踐中，區別技術特征使得訴爭技術方案具有的技術效果可能存在多個，但這些技術效果并非均必然構成訴爭技術方案實際解決的技術問題。前文中已提到，確定實際解決的技術問題的目的，在于確定基于最接近現有技術而產生的具體研發方向。因此，如果訴爭技術方案的某一技術效果在最接近現有技術中并不存在對應的技術缺陷，則不會引發本領域技術人員的改進動機，從而也無需認定這一技術效果構成實際解決的技術問題。

仍以兒童用四輪自行車舉例。相較于成人兩輪自行車這一最接近現有技術，其區別特征在于尺寸不同且有兩個側輪，該兩個側輪具有如下兩個技術效果：在駕駛過程中避免傾倒，以及在停車時支撐自行車。因成人自行車有支撐部件，不存在停車時無法支撐這一技術問題，本領域技術人員沒有解決該問題的需求。因此，上述兩個技術效果中只有第一個技術效果（即避免傾倒）有必要被認定成實際解決的技術問題。當然，兒童用自行車中側輪的設置，使得成人自行車原有的支撐部件需要被取代，從而會產生支撐問題。但這一問題并非最接近現有技術存在的問題，而僅是在研發過程中產生。因此，在實際解決的技術問題實際上相當于最接近現有技術的技術缺陷的情況下，支撐問題無需被認定為實際解決的技術問題，而僅需在后續環節考慮該特征是否顯而易見。

需要注意的是，在哪一階段考慮支撐問題，對于創造性判斷的結果可能產生實際影響。如果采用與研發過程相匹配的判斷邏輯，則判斷思路是：因為最接近的現有技術（成人自行車）具有無法使兒童掌握平衡從而導致傾倒的技術缺陷，故本領域技術人員產生解決這一問題的研發需求。針對該技術問題，本領域技術人員無需創造性勞動即可獲得增加側輪這一解決手段。在采用這一解決手段的情況下，雖然可解決最接近現有技術本身的技術缺陷，但因側輪的設置會取代原來成人用自行車支撐部件的位置，從而無法使用原有的支撐部件，故產生新的支撐問題。但本領域技術人員完全可以意識到這一問題，并知曉側輪在防止傾倒的同時亦具有支撐作用。側輪這一技術手段在解決原有的平衡問題的同時，亦解決了支撐問題。因此，區別特征的獲得無需付出創造性勞動，訴爭技術方案不具備創造性。

但如果機械地將實際解決的技術問題對應于區別特征具有的全部技術效果，則分析思路變為：因區別特征在訴爭技術方案中同時具有保護平衡與解決支撐兩個效果，因此，需要考慮的是本領域技術人員是否會產生解決上述兩個問題的動機，并基于該動機而獲得訴爭區別特征。如果本領域技術人員不會產生解決動機，或無法獲得訴爭區別特征，則均可以認定其具備創造性。針對最接近現有技術（成人自行車），本領域技術人員通常只會產生解決平衡問題的動機，而不會產生解決支撐問題的動機。因此，訴爭技術方案的獲得具備創造性。這一思路與真實的研發思路并不匹配，其結論也并不合理。

案例十三：可縮回注射器[13]

該案涉及專利號為201520893201.9、名稱為“可縮回注射器”的實用新型專利，其基本上相當于日常生活中的醫用注射器，主要部件是筒體和位于筒體內的針接口（即針頭）。針接口在注射過程中需要伸出或縮回，因此需要止動裝置以使得其在向上或向下的過程中固定位置，該止動裝置主要包括兩部件：止動區、彈性爪。二者分別設置在針接口及筒體上，二者通過形狀上的互補關系起到固定針接口的作用。

該案的區別特征在于止動裝置，具體為：

權利要求1中的止動區的內輪廓為正方形或者矩形，彈性爪具有與占據止動區互補的輪廓，對比文件1的技術方案中的可釋放鎖定裝置4中的擋塊凸緣30與抵接肩部31的結合輪廓為一具有一定角度的雙邊結構，即兩個技術方案中的止動組件的輪廓形狀存在差別。

因訴爭技術方案的止動區與彈性爪之間在上、下兩邊均存在貼合關系，故訴爭技術方案可以實現對針接口內、外兩個方向的位置鎖定（即訴爭技術方案既可以防止針接口向筒體內移動，亦能防止向外移動）。而對比文件1因只有一邊具有貼合關系（類似于門和門擋的關系），故只可實現一個方向的鎖定，即只能防止針接口向內移動?；诖?，區別特征使得訴爭技術方案具有的技術效果為既可以在使用過程中避免針接口縮回筒體內，亦可以避免其從前端脫出。對比文件則因無形狀上的匹配關系，故只可以避免針管回縮，但不可以避免脫出。

專利權人認為，區別特征的兩個技術效果均應被認定為實際解決的技術問題。但法院則認為，避免脫出這一效果在該案中無需考慮。原因在于，實際解決的技術問題的認定目的在于確定研發動機，而對于最接近現有技術不存在的問題，即便屬于訴爭技術方案的技術效果，亦因其不會產生相應的研發動機而無需認定為實際解決的技術問題。對于針接口向前端脫出這一問題，對比文件1設置了另一部件可解決該問題，即在管狀管口2設置有管狀末端29以避免設置在其內的針組件3從前端脫出，故避免脫出這一技術效果并非對比文件中需要克服的技術缺陷。在對比文件中并不存在該技術缺陷的情況下，本領域技術人員基于該對比文件不會產生解決避免從前端脫出這一需求，因此，本專利實際解決的技術問題僅是提供一種替代手段以避免針接口縮回筒體內。

六、實際解決的技術問題是區別特征作用于現有技術“已公開”內容所產生的技術效果，而非“區別特征”本身的功能

在創造性判斷中，本領域技術人員研究的僅可能是最接近現有技術已公開內容中所存在的問題。至于訴爭技術方案中的區別特征及其本身的功能，則屬于研發成果，不可能出現在研發過程中。因此，構成實際解決的技術問題的應是區別技術特征作用于“已公開”內容而產生的技術效果，而非該區別技術特征本身的功能。但二者之間具有因果關系，即區別特征的功能使得已公開部分產生相應技術效果。

下例中可看出技術效果與功能的區別。假設訴爭技術方案與最接近現有技術均涉及一種燒開水的方法，區別在于訴爭技術方案使用火，但現有技術使用微波。訴爭技術方案中“火”這一技術特征的功能在于加熱，加熱功能的存在使得產生的技術效果是使水（即已公開內容）沸騰，其實際解決的技術問題應是如何使水沸騰，亦即提供另一種使水沸騰的方法，而非如何加熱。

之所以需要區分功能與技術效果，原因在于技術效果與“已公開”內容相關，而功能與“未公開”的區別特征相關。在將與公開內容相關的技術效果認定為技術問題的情況下，因解決該技術問題的手段可能有多種，而每種技術手段的功能可能并不相同，訴爭技術方案采用的區別特征及其功能對于本領域技術人員而言可能并不容易想到。但如果將功能認定為技術問題，則可能導致忽略功能選擇這一判斷環節，從而使得原本非顯而易見的技術特征成為顯而易見的技術特征。

比如，訴爭技術方案與最接近現有技術均涉及一種藥品儲存方法，具體為在同一容器中儲存可用于聯合用藥的兩種藥片。兩技術方案的區別在于，訴爭技術方案在容器中使用擋板將兩種藥片分開存放，而最接近現有技術中則將二者混放。針對擋板這一區別技術特征，其具有的“功能”是將兩種藥片分隔開，但相應的“技術效果”則在于避免兩種藥片混放對穩定性的影響，從而延長有效期?；诖?，訴爭技術方案實際解決的技術問題在于如何延長有效期，而非如何將兩種藥片分隔開。該例中作上述區分的意義在于，如果將技術問題認定為如何將兩種藥片分隔開，則對于本領域技術人員而言，很容易想到擋板這一技術手段，因此訴爭技術方案會被認定不具備創造性。但實際上，對于最接近現有技術為何有效期較短，本領域技術人員可能并不知曉此系由兩種藥片混放所帶來，這也就意味著其可能不會想到需要將兩種藥片分隔開存放，相應地，其可能不會想到采用擋板這一技術手段。因此，這一區別特征的獲得非顯而易見。

案例十四：可縮回注射器[14]

前文提及的可縮回注射器案中，被訴決定認定的實際解決的技術問題為“利用止動區與彈性爪實現對針組件兩個方向的位置鎖定”。被訴決定存在的問題便在于混淆了區別特征對于已公開內容產生的效果與區別技術特征本身的功能。

該案中，區別技術特征體現為彈性爪與止動區的形狀及形狀之間的互補關系（或者說三邊貼合關系），這一特征的“功能”在于使得彈性爪與止動區相互鎖定。該功能對于現有技術已公開內容產生的“技術效果”則體現在針接口的脫出或縮回上。因區別特征中的止動區實際上是針接口的一部分輪廓，因此，止動區與彈性爪之間的鎖定功能會傳導給針接口，使得針接口不會脫出或縮回筒體，此為技術效果。被訴決定認定的技術問題中的“兩個方向的位置鎖定”，應為區別技術特征的功能，而非其作用于現有技術已公開內容而產生的技術效果。實際上，對于避免脫出或縮回這一技術效果，并非僅僅可通過“兩個方向的位置鎖定”這一功能達到，亦可以通過其他方式達到。因此，判斷前述區別技術特征是否容易想到，首先需要判斷的是其是否容易想到通過位置鎖定以達到避免脫出或縮回的技術效果；如果容易想到，再進一步考慮是否容易想到通過區別技術特征以實現位置鎖定，而非直接判斷為了實現位置鎖定，是否容易想到采用區別技術特征。

七、實際解決的技術問題中不能包括區別技術特征

確定實際解決的技術問題的目的，在于判斷本領域技術人員是否具有針對特定研發方向的研發動機。在具有研發動機的情況下，才需要進一步判斷區別技術特征是否顯而易見。這一判斷過程說明，在本領域技術人員產生研發動機時，區別技術特征尚不存在。因此，為判斷改進動機而確定的實際解決的技術問題中必然不可能包括區別技術特征。

需要注意的是，不應包括的技術特征既包括權利要求中記載的區別技術特征，亦包括對其進行上位概括而得到的技術特征。不過，這一要求并非意味著實際解決的技術問題中不能包括任何技術特征，其僅是不可包含“區別”技術特征而已，但可以包括“已公開”的技術特征。因技術問題對應于技術效果，而技術效果必然依附于具體的技術特征，故實際解決的技術問題中必然會包括已公開的技術特征。

仍以兒童用四輪自行車舉例。相較于最接近現有技術（成人自行車），其具有的區別技術特征是具有兩個側輪。如果將實際解決的技術問題認定為“如何增加車輪以解決駕駛平衡問題”，則其中包含了車輪這一區別技術特征，這一做法將不被允許。但如果將實際解決的技術問題認定為“如何設置支撐件以避免傾倒問題”，將同樣不被允許。這雖未包括權利要求中記載的技術特征，但支撐件實際上是對兩個側輪的上位概括，其同樣屬于區別技術特征范疇。上述做法存在的問題在于，如果實際解決的技術問題中包括了區別特征，則訴爭技術方案很可能會被認定為不具備創造性。試想，為解決如何增加“車輪”或“支撐件”以避免傾倒的問題，本領域技術人員容易想到增加兩個側輪這一技術手段。因此，合理的認定應是如何使自行車在駕駛過程中不傾倒。雖然此處的“自行車”同樣屬于技術特征范疇，但其屬于對比文件已公開的技術特征，因此可以被包含在實際解決的技術問題之中。

案例十五：一種重傳的方法[15]

該案涉及專利號為200980000101.6、名稱為“在無線通信系統中有效地發送控制信號的方法”的發明專利。該技術方案涉及一種向基站重傳信號的方法，解決的是當向基站發送信號出現錯誤時如何重傳信號的問題。被訴決定認定，訴爭專利權利要求2與最接近現有技術證據10相比，存在的區別特征為權利要求2中有如下限定：

1.當沒有丟失集束下行鏈路子幀時，生成代表ACK/NACK信號，其中，如果成功地接收了檢測到的所述集束下行鏈路子幀中的全部碼字，則該代表ACK/NACK信號是ACK信號，否則該代表ACK/NACK信號是NACK信號；ⅱ、如果丟失了至少一個集束下行鏈路子幀，則不發送所述代表ACK/NACK信號。

最接近現有技術證據10同樣公開了上述特征中涉及的三種需要重傳的情形，但針對其中兩種情形（即沒有丟失子幀但接收有錯誤的情形，以及有丟失子幀的情形），訴爭權利要求2與證據10在向基站反饋信息的具體反饋方式上有所不同。證據10對反饋方式未作區分，即在兩種情形下均向基站發送NACK信號。但訴爭專利權利要求2則采用了以下不同的反饋方式：在沒有丟失子幀但接收有錯誤的情況下，發送NACK信號；在丟失子幀的情況下，則不發送ACK/NACK信號。因無論采用訴爭權利要求2的反饋方式，還是證據10的反饋方式，其技術效果并無不同（即均是導致基站向終端重發信息），故訴爭技術方案相較于證據10僅是提供了一種替代的技術手段?；诖?，法院認定，訴爭技術方案實際解決的技術問題是提供另一種具體形式的反饋信息以觸發基站重傳機制。

專利權人主張實際解決的技術問題應為“如何使得基站更準確地區分終端對于數據的不同接收狀態”，但因上述內容實際上屬于技術特征范疇，而非對技術效果的描述，因此未被法院接受。具體來說，訴爭技術方案實際解決的技術問題（即觸發基站重發數據）是通過“區分終端對于數據的不同接收狀態反饋不同信息”（即原告主張的技術問題）這一技術特征實現的，雖然其與區別特征在文字上并不對應，但其只屬于對于區別特征的上位概括，仍屬于區別特征范疇，因此其不應被認定為實際解決的技術問題。

前文已提到，實際解決的技術問題中并非不能包括技術特征，而只是不能包括區別技術特征；其所包括的技術特征，應是最接近的現有技術已公開的內容。該案中，法院認定的實際解決的技術問題中的“提供另一種具體形式的反饋信息”，便涉及提供反饋信息這一技術手段。但證據10已經公開了一種“具體形式的反饋信息”。因此，其雖然屬于技術特征范疇，但屬于已公開的技術特征，故不妨礙將其納入實際解決的技術問題中。而專利權人主張的“區分終端對于數據的不同接收狀態”則屬于區別技術特征范疇，不能被認定構成實際解決的技術問題。

實際上，專利權人所主張的“區分終端對于數據的不同接收狀態”，與證據10及訴爭技術方案中的相應區別特征具有逐層遞進的關系。三者中，最為上位的概括是證據10公開的內容，即通過反饋信息以觸發重傳機制。在此基礎上，需要進一步對反饋信息是否相同進行選擇。訴爭技術方案采用的是區分情形反饋不同信息的做法（即專利權人主張的技術問題），證據10采用的是不區分情形均反饋相同信息的做法。再進一步的限定則針對的是反饋信息的具體形式（即訴爭技術方案中的區別特征）?；谏鲜龇治隹梢钥闯?，專利權人主張的“區分終端對于數據的不同接收狀態反饋不同信息”這一技術手段亦未被證據10公開，故其不應出現在實際解決的技術問題中。

案例十六：紡紗機械[16]

該案涉及專利號為201120305294.0、名稱為“紡紗機械”的實用新型專利。訴爭技術方案相對于證據1的區別技術特征在于“單元框架具有與作業臺車的第二面相通的開口部”，其中第二面即背面。因此，區別特征的實質在于訴爭技術方案在背面設置開口，其作用在于可以從單元框架的“背面”拆卸作業臺車。而證據1在背面并無開口設置，其是從單元框架的“側面”拆卸作業臺車?；诖?，證據1所存在的技術問題是從側面拆卸這一技術手段導致的缺陷。

被訴決定認定的實際解決的技術問題為“如何從作業臺車背面進行維護”。因為“第二面”（即背面）是區別特征的內容，看起來，似乎該技術問題中包含了區別特征。正因如此，專利權人認為，技術問題應僅僅是“如何對作業臺車進行維護”，而非對作業臺車“從背面”進行維護。但實際上，就此類紡紗設備而言，現有技術中對于作業臺車的維護“通常從作業臺車的背面進行作業”?？紤]到現有技術的這一情形，可以想見，證據1中的從“側面”拆卸作業臺車的方式，對于從作業臺車“背面”的維修而言顯然并非方便有效的方式。因此，證據1中所存在的技術缺陷便在于不利于從作業臺車的“背面”對其進行維護。相應地，訴爭技術方案實際解決的技術問題，便在于如何有效地從作業臺車的“背面”對其進行維護。

此外，專利權人亦主張對于實際解決技術問題的認定，不應以訴爭專利背景技術中所記載的技術問題為準，但被訴決定中卻采用了訴爭專利說明書中所記載背景技術中的技術問題，認定有誤。但實際上，被訴決定中并未直接使用背景技術中所記載的技術問題，而僅是對背景技術部分的技術事實進行了引用，即本領域中對作業臺車本身的維護通常是從背面進行。退一步講，即便被訴決定中使用的是背景技術所記載的技術問題，亦并非當然不被允許。因為訴爭技術方案的技術效果在于有利于從背面進行維護，故只要該技術效果在最接近現有技術中并不存在，即可認定其為實際解決的技術問題；至于其是否被記載在背景技術部分，均不影響這一認定。

在前述技術問題認定的基礎上，為解決證據1所存在的不利于從作業臺車的“背面”對其進行維護這一技術問題，本領域技術人員基于常理均會想到在單元框架背面開口，以便于對作業臺車后面對其進行維修，而該技術手段便為訴爭技術方案所采用的技術手段。因此，訴爭技術方案不具備創造性。

注釋：

[1]（2017）京73行初8021號，原告聯合利華公司訴被告國家知識產權局專利復審委員會、第三人雀巢公司發明專利權無效行政糾紛案一審判決書。

[2]（2018）京73行初2528號，原告巴杰公司訴被告國家知識產權局專利復審委員會發明專利申請駁回復審行政糾紛案一審判決書。

[3]（2018）京73行初5019號，原告惠氏公司訴被告國家知識產權局專利復審委員會發明專利申請駁回復審行政糾紛案一審判決書。

[4]（2018）京73行初1099號，原告勃林格殷格翰公司訴被告國家知識產權局專利復審委員會、第三人許雅卉發明專利權無效行政糾紛案一審判決書。

[5]（2018）京73行初2626號，原告泰拉科斯薩伯公司訴被告國家知識產權局發明專利申請駁回復審行政糾紛案一審判決書。

[6]（2019）京73行初5353號，原告加利福尼亞大學董事會訴被告國家知識產權局、第三人上海復星星泰醫藥科技有限公司發明專利權無效行政糾紛案一審判決書。

[7](2020)京73行初10016號，原告FMC公司訴被告國家知識產權局發明專利申請駁回復審行政糾紛一審行政判決書。

[8]（2015）京知行初字第3888號，原告株式會社明治訴被告國家知識產權局專利復審委員會發明專利申請駁回復審行政糾紛案一審判決書。

[9]（2018）京73行初5019號，原告惠氏公司訴被告國家知識產權局專利復審委員會發明專利申請駁回復審行政糾紛案一審判決書。

[10]（2019）京73行初10816號，原告光學細胞技術有限責任公司訴被告國家知識產權局、第三人華為技術有限公司發明專利權無效行政糾紛案一審判決書。

[11]（2018）京73行初9342號，原告巴斯夫公司訴被告國家知識產權局、第三人美邦公司發明專利權無效行政糾紛案一審判決書。

[12]（2018）京73行初4164號，原告基因泰克公司訴被告國家知識產權局發明專利申請駁回復審行政糾紛案一審判決書。

[13]（2019）京73行初12949號，原告C-LA公司訴被告國家知識產權局、第三人屈瑞新實用新型專利權無效行政糾紛案一審判決書。

[14]（2019）京73行初12949號，原告C-LA公司訴被告國家知識產權局、第三人屈瑞新實用新型專利權無效行政糾紛案一審判決書。

[15]（2019）京73行初10812號，原告光學細胞技術有限責任公司訴被告國家知識產權局、第三人華為技術有限公司發明專利權無效行政糾紛案一審判決書。

[16]（2016）京73行初1776號，原告光學細胞技術有限責任公司訴被告國家知識產權局、第三人華為技術有限公司發明專利權無效行政糾紛案一審判決書。