專利默示許可的認定案

案件事實

固耐特公司成立于2005年8月22日，注冊資本2020.82萬元，經營范圍包括生產金屬圍欄、柵欄、護欄、金屬門窗、防火門、安防產品，銷售安裝自產產品等。該公司于2011年12月7日向國家知識產權局申請涉案專利，于2015年9月16日獲得授權。涉案專利目前處于合法有效狀態。2016年12月，涉案專利獲“中國專利優秀獎”。涉案專利共有39項權利要求，固耐特公司在本案主張保護的權利要求為權利要求1和權利要求18。

權利要求1記載：“一種圍欄柱，用于固定安裝沿縱向和橫向延伸的圍護用的片體，所述的圍欄柱包括沿縱向延伸的第一本體、固定連接在所述第一本體上的第二本體；所述第一本體上與所述第二本體相連接的一側具有連接面，其特征在于：所述的連接面上沿縱向分布有多個第一定位件，所述的第二本體上沿縱向分布有多個分別與多個所述第一定位件相配合的第二定位件，所述的第一定位件一體形成在所述的連接面上，所述的第二定位件一體形成在所述的第二本體上，所述的第一定位件和第二定位件其中的一個定位件穿過所述的片體與另一個定位件定位連接，所述的圍欄柱還包括用于將所述第一本體和第二本體緊固連接的緊固件，所述的片體被夾緊固定在所述的第二本體和所述第一本體之間?！?/p>

權利要求18記載：“一種圍欄系統，具有多個圍欄單元，各圍欄單元均包括兩根圍欄柱、介于兩根圍欄柱之間且沿縱向和橫向延伸的圍護用的片體，所述的圍欄柱包括沿縱向延伸的第一本體、固定連接在所述第一本體上的第二本體；所述第一本體上與所述第二本體相連接的一側具有連接面，其特征在于：所述的連接面上沿縱向分布有多個第一定位件，所述的第二本體上沿縱向分布有多個分別與多個所述第一定位件相配合的第二定位件，所述的第一定位件和第二定位件其中的一個定位件穿過所述的片體與另一個定位件定位連接，所述的片體被夾緊固定在所述的第二本體和所述第一本體之間，所述的圍欄柱還包括用于將所述第一本體和第二本體緊固連接的緊固件，所述的第一定位件一體形成在所述的連接面上，所述的第二定位件一體形成在所述的第二本體上?！?/p>

2013年12月18日，翔安監獄與華庭公司簽訂設計合同，委托華庭公司承擔涉案工程的設計工作，設計內容包括規劃用地紅線范圍內的監區、行政區、武警營區、地下室及各專業深化設計和相關配套工程。

2015年1月27日，翔安監獄與高誠信公司簽訂建設工程委托代建合同（以下簡稱代建合同），項目名稱為福建省翔安監獄項目代建，項目建設地點為廈門市翔安區新圩鎮，項目使用人為福建省翔安監獄。該合同約定：項目采用建設實施階段代建方式，由代建單位負責從項目初步設計、概算批復后開始，經招標階段管理、造價編審階段管理、各項建設審批手續的辦理、施工階段管理、竣工驗收及項目資料備案等，直至質量缺陷責任期結束的全過程的組織、管理與協調工作。并約定代建單位應當嚴格按照批準的初步設計及概算控制投資，在施工圖設計中實行限額設計，項目預算不得超過經批準的設計概算。嚴禁在施工過程中利用施工洽商或者補簽其他協議隨意變更設計、增加投資。

2015年2月6日，固耐特公司的工作人員楊禮一發送電子郵件給華庭公司的工作人員張納新，郵件標題為“福建省翔安監獄隔離網部分圖紙”，內容為：“張院長：您好！附件里是相關的圖紙，有一部分門的圖紙還在做，先給你發做好的這些，請查收，謝謝！”附件有5個文件，包括單開門密紋網填充、雙平開門密紋網填充、4米高防攀爬網、監區隔離圍等的設計圖。2月10日，楊禮一再次發送電子郵件給張納新，郵件標題為“翔安監獄的門及通道圖紙”，內容為“張院長：您好，還差一個6米通道，4米高的手動平開門的圖紙估計得晚些時候發給你，請查收，謝謝！”附件有3個文件，包括電動平開門（通道6米高5米）、會見封閉通道和電動有軌平移門的設計圖。同日，楊禮一發送一電子郵件給張納新，標題為“手動平開門（六米通道高4米）.dwg”，附件為手動平開門（六米通道高4米）的設計圖。2月11日，楊禮一發送標題為“4米高圍欄加刺刀圈加照明燈”的電子郵件給張納新，附件為791D-4米防攀爬網（雙曲臂+刺絲+刺刀圈+照明燈）的設計圖，楊禮一在主文中表示“有什么需要我們配合的，請及時溝通”。10月14日，張納新發送電子郵件給楊禮一，要求楊禮一根據要求修改以前的設計圖紙。10月20日，楊禮一回復張納新前述電子郵件，郵件標題為“回復：151010-A-1-金屬圍欄-建施”，附件為“廈門翔安監獄項目防攀爬隔離網及其通道門圖紙”。原審中，固耐特公司確認其對于華庭公司基于涉案專利所設計的圖紙用于涉案工程知情，其同意華庭公司使用涉案專利，并明確表示不針對華庭公司起訴。

2016年2月16日，高誠信公司就其代建的涉案工程公開招投標。中聯永亨公司為中標人。3月21日，高誠信公司與中聯永亨公司簽訂建設工程施工合同（以下簡稱施工合同），工程名稱為：福建省翔安監獄項目監區工程，工程內容包括1-22#樓、相應配套及室外工程（含圍墻、邊坡支護）等，具體工程承包范圍詳見該工程的設計圖紙、工程量清單。包含被訴侵權防攀金屬圍欄等在內的涉案工程施工圖由華庭公司設計，經代建單位高誠信公司轉交給中聯永亨公司。施工圖明確了圍欄柱等圖樣及技術要求，所載日期為2015年11月。

2018年7月，中聯永亨公司向監理單位填報《成品、半成品供應單位資質報審單》，該報審單顯示：中聯永亨公司經審查認為振興金源公司資質證明文件齊全，可在涉案工程中作為供貨單位提供“防攀爬網”產品并向監理單位提出審批申請。監理單位經審核同意中聯永亨公司的意見。該報審單所附材料包括：振興金源公司營業執照、開戶許可證、職業健康安全管理體系認證證書、環境管理體系認證證書、質量管理體系認證證書、安全生產標準化證書。10月，中聯永亨公司向監理單位填報《工程材料/設備/構配件報審表》，該報審表顯示：中聯永亨公司將2018年9月2日進場的、由振興金源公司提供的用于涉案工程的防攀網的自檢相關資料報送監理機構審查。監理機構經審查，同意使用上述材料。該報審表所附材料包括河北省絲網產品質量監督檢測站（安平）檢測報告、防攀爬網質量證明書等。前述檢測報告記載的受檢單位為振興金源公司，防攀爬網質量證明書記載的供貨單位為振興金源公司、收貨單位為案外人廈門市源益興工貿有限責任公司（以下簡稱源益興公司）。原審中，中聯永亨公司述稱前述報審單、報審表的所附材料來源于其委托購買防攀爬網的源益興公司。振興金源公司確認其曾向源益興公司供應防攀爬網，并向該公司提供過開戶許可證、營業執照、資格證書、檢驗報告等材料，但雙方之間的交易僅涉及防攀爬網的網片，不涉及立柱，且其不清楚交易的網片用于涉案工程。

2020年4月30日，固耐特公司向翔安監獄發送告知提醒函。高誠信公司收到翔安監獄轉發的告知提醒函后，于5月7日向中聯永亨公司發送代建通知單，通知要求中聯永亨公司暫停相關施工。5月10日，高誠信公司函復固耐特公司已函告中標單位暫停該分項施工，并要求中標單位妥善處理。

2020年11月10日，涉案工程通過竣工驗收并取得福建省房屋建筑工程竣工驗收報告，報告經該工程建設單位翔安監獄、高誠信公司、設計單位華庭公司、施工單位中聯永亨公司及勘察單位、監理單位五方共同簽字確認，竣工驗收結論為：該工程完成了建設工程設計和合同約定的各項內容……，評定工程質量為合格等級，同意竣工驗收。原審中，華庭公司確認中聯永亨公司提交的被訴侵權產品竣工圖與施工圖相符。

固耐特公司提交了翔安監獄的現場照片，證明涉案工程使用的被訴侵權產品侵害了其享有的涉案專利權，各方當事人對照片真實性予以確認。照片顯示，被訴侵權產品為防護圍欄，該防護圍欄具有多個圍欄單元，各圍欄單元均包括兩根圍欄柱，介于兩根圍欄柱之間為沿縱向及橫向兩個方向延伸的圍護用的網片。圍欄柱包括沿縱向延伸的第一本體和固定連接在第一本體上的第二本體。第一本體為中空有開口的柱體，第二本體通過緊固螺栓固定連接與第一本體上。第一本體上與第二本體相連接的一側具有連接面，連接面上沿縱向分布有多個定位孔，第二本體沿縱向分布有多個與第一本體上定位孔相配合的凸起。前述凸起與第二本體為一體，凸起穿過圍護用的網片進入前述定位孔，使得網片夾在第一本體與第二本體之間。

經比對，固耐特公司認為：被訴侵權產品具備涉案專利權利要求1、18相同的技術特征。中聯永亨公司、華庭公司對此無異議。高誠信公司主張被訴侵權產品與涉案專利存在如下區別點：針對權利要求1，照片中未體現被訴侵權產品具有緊固件，亦看不出緊固件和固定片的夾緊固定；針對權利要求18，無法看到片體被夾緊固定在第一本體與第二本體之間。振興金源公司認為單憑照片無法比對，未明確提出具體的區別點。

另查明，2017年3月6日，廈門中聯建設工程有限公司變更企業名稱為廈門中聯永亨建設集團有限公司。2017年3月13日，張家港固耐特圍欄系統有限公司變更企業名稱為江蘇固耐特圍欄系統股份有限公司。2018年1月22日，廈門高誠信建設監理有限公司變更企業名稱為廈門高誠信工程技術有限公司。2020年6月4日，福建省華庭建筑設計有限公司變更企業名稱為華庭工程設計有限公司。

二審期間，華庭公司提交了兩份新證據：證據1.住房和城鄉建設部發布的《監獄建筑設計標準》JGJ446-2018，擬證明華庭公司系按規范要求進行的設計。證據2.《圍墻大門設計圖集》，擬證明固耐特公司為該圖集的參編單位，圖集中第100頁的圍欄構造與涉案專利相同。

固耐特公司對華庭公司提交的兩份證據的真實性、合法性與關聯性均予以認可。

高誠信公司對上述證據1的真實性、合法性予以認定，但認為該標準的發布時間為2018年，而華庭公司完成設計圖的時間是2015年，故對該證據的關聯性不予認可。對證據2的真實性、合法性予以認可，但認為原審中固耐特公司、華庭公司均承認防攀爬圍欄設計圖是固耐特公司主動提供的，并非華庭公司根據該圖集進行的設計，故對該證據的關聯性不予認可。

中聯永亨公司對上述證據1的真實性、合法性、關聯性均不予認可，其認為該標準的發布時間晚于涉案工程圖紙的定稿時間。對證據2的真實性、合法性、關聯性均不予認可，其認為該圖集并非強制性規范，不具有參考性，而且該圖集的發行時間也晚于涉案工程圖紙的定稿時間。

對華庭公司提交的上述證據，最高院認證意見如下：對證據1的真實性、合法性予以認可，但《監獄建筑設計標準》JGJ446-2018的發布時間為2018年9月12日，實施時間為2019年1月1日，均晚于華庭公司完成涉案施工圖的時間，對該證據的關聯性不予認可。對證據2的真實性、合法性予以認可，但《圍墻大門設計圖集》的發行時間晚于固耐特公司提供設計圖紙的時間，對該證據的關聯性不予認可。

另查明：

涉案專利說明書第[0003]段記載：“本發明的目的是提供一種圍欄柱，能夠對圍片體題實現多點定位并緊固?！钡赱0059]段記載：“本發明中通過多個定位件將圍護片體以多點固定方式連接在柱體和蓋板之間，定位點增多可以增加圍護片體固定的牢固度和平整度?！闭f明書附圖1為涉案專利的立體圖，附圖2為涉案專利圍欄柱的橫截面圖。

涉案工程施工圖載明：該圖紙的出具單位為華庭公司，“審定”“項目負責人”“專業負責人”均為張納新，并蓋印有張納新的簽名章。施工圖繪制有防攀爬圍欄的正視圖、平面圖、中間柱截面圖、中間柱網片連接示意圖、轉角柱網片鏈接示意圖等。其中，中間柱網片連接示意圖與涉案專利圍欄柱的橫截面圖一致。該圖紙的“技術要求”記載：“1.圖中所標注尺寸為中心線尺寸，單位為mm計；2.圍欄由立柱（含壓板）、網片和固定螺栓等構建組成；3.圍欄安裝高度3010（不包括基礎），立柱中心據2220……5.中間柱采用冷軋雙面熱鍍鋅鋼板冷彎成型，材質為Q235，鍍鋅量≥140g每平方米，立柱截面尺寸60×80×2，高度3700，立柱開口面的兩翼邊設有安裝排孔，孔間距25，與插槽式壓板相咬合……8.靠跨1000之內不設置網片立柱，網片采用L50×5的角鋼和5mm厚的扁鋼制成的壓板用扭斷螺栓固定，角鋼和壓板長度3000，表面熱鍍鋅處理，鍍鋅量≥140g/平方米?！比A庭公司提交的其與固耐特公司電子郵件附件“4米高防攀爬網”所載內容，與上述施工圖“技術要求”的內容基本一致。

翔安監獄與華庭公司簽訂的設計合同第五條記載：涉案工程設計項目的設計費總額為621.35萬元。項目含建筑、市政及安防等所有相關設計，設計費已包含了所有設計內容的相關費用。

《圍墻大門設計圖集》系中國計劃出版社出版，第一版印刷時間為2016年4月，其中有相關圍墻圍欄內容。固耐特公司系該圖集的參編企業。該圖集首頁記載有《住房城鄉建設部關于批準<老年人居住建筑>等17項國家建筑標準設計的通知》（建質函[2015]306號），通知表明該圖集通過批準的時間為2015年12月14日。

二審中，高誠信公司和中聯永亨公司對被訴侵權技術方案落入涉案專利權保護范圍均無異議。

華庭公司陳述了以下內容：1.《圍墻大門設計圖集》所涉技術方案和參數并不屬于國家標準和行業標準。2.固耐特公司主動找到了華庭公司參與了相關設計工作，并無償提供了設計圖，但雙方未簽訂書面合同。3.華庭公司直至2020年才知曉固耐特公司提供的設計圖中包含有專利技術。4.華庭公司確認涉案工程竣工圖紙和施工圖紙的一致性。5.翔安監獄已根據設計合同的約定，向華庭公司支付了設計費。

關于停止侵權的訴訟請求，固耐特公司稱在高誠信公司、中聯永亨公司賠償其經濟損失的情況下，可以不再主張。關于賠償數額，固耐特公司主張：應以其實際損失作為損害賠償依據。被訴侵權產品有兩種高度，分別為3.01米和4.50米，共計12672平方米。其中，3.01米高的防攀爬圍欄為3262平方米，單價為410元每平方米；4.50米的防攀爬圍欄長度為9409平方米，單價為499元每平方米，總金額超過600萬元，其成本為108.49元每平方米。關于為制止侵權行為支付的合理開支，固耐特公司未提交證據證明，其請求在賠償數額中一并予以考慮。

最高院認為

專利法第二十條第一款規定：“申請專利和行使專利權應當遵循誠實信用原則。不得濫用專利權損害公共利益或者他人合法權益?！闭\實信用原則是民事主體從事民事活動的基本準則，該原則要求人們在市場活動中應該秉持誠實、講究信用、善意不欺，在不損害他人合法利益、社會公共利益和市場秩序的前提下追求自己的利益。專利權人在行使專利權的過程中也要遵循誠實信用原則，應以善意、合理的方式行使權利。當權利人參與某一項目并主動提供專利技術時，應基于正常的市場交易秩序和利益相關方的合理信賴，向項目中實施或使用該技術的相關方披露所涉專利權的情況。若權利人采取故意隱瞞的方式未披露上述事實，可以推定其默示許可項目實施主體在該項目范圍內實施和使用專利技術。

根據專利法第十一條的規定，未經專利權人的許可是認定構成侵害專利權行為的必要條件。如果獲得了專利權人的明示許可，行為人實施專利的行為自然不屬于專利法第十一條所規定的侵害專利權的行為；如果行為人實施專利雖未獲得專利權人明示許可，但結合具體案情，根據專利權人的行為可以推斷其具有默示許可的意思表示，則可以認定行為人實施專利的行為不構成侵害專利權。

本案中，根據在案證據可以認定固耐特公司默示許可在涉案工程中使用涉案專利，具體分析如下：

（一）固耐特公司對于其向華庭公司提供的設計方案將用于涉案工程系屬明知

翔安監獄早在2013年就已經和華庭公司簽訂了設計合同，委托華庭公司承擔涉案工程的設計工作，內容包括監區防攀爬圍欄的方案設計。2015年初，固耐特公司與華庭公司接洽，發送給華庭公司的電子郵件標題為“福建省翔安監獄隔離網部分圖紙”“翔安監獄的門及通道圖紙”。發送上述電子郵件的時間在華庭公司確定為中標設計單位之后，郵件標題以及相關內容也均明確指向了涉案工程，故固耐特公司對于其提供的設計方案將用于涉案工程完全知曉。

（二）作為權利人的固耐特公司深度參與了涉案工程的設計工作

首先，就設計內容而言，固耐特公司發送的電子郵件設計圖包括“4米高防攀爬網”“監區隔離圍”“廈門翔安監獄項目防攀爬隔離網及其通道門圖紙”等。其中，防攀爬圍欄在內的設計圖紙明確標注有長寬尺寸、材質規格、樣式參數等技術要求。后，華庭公司將固耐特公司提供的設計方案納入到設計圖紙中，作為涉案工程的施工標準。其次，就參與時間而言，自2015年2月，固耐特公司開始向華庭公司發送涉案工程設計方案，直至2015年10月雙方持續就相關方案進行溝通，固耐特公司參與項目的時間周期較長。再次，就雙方關系而言，華庭公司陳述就固耐特公司參與項目設計事宜雙方并沒有簽訂書面合同，其也沒有就設計方案向固耐特公司支付過費用。電子郵件所載內容表明，固耐特公司提供設計方案后，根據華庭公司的要求還對相關方案進行了修改，表示“有什么需要我們配合的，請及時溝通”。案件審理中，固耐特公司確認其許可華庭公司在涉案工程中使用涉案專利，明確其不向華庭公司主張權利。最后，就參與項目的動機而言，華庭公司陳述，因固耐特公司系《圍墻大門設計圖集》的參編單位，所以由其配合完成設計工作。然而，經審理查明，該圖集通過批準的時間為2015年12月，第一版印刷時間為2016年4月，均晚于固耐特公司提供圖紙的時間，華庭公司的上述主張與事實不符，本院不予采信。

綜上，在案證據可以認定，固耐特公司深度參與了涉案工程的設計工作，主動提供了含有涉案專利技術的設計方案，該設計方案具有確定的指向性，結合上文分析的固耐特公司的主觀狀態，其向華庭公司提供設計圖紙的行為并不宜被認定為一般意義上的商業推廣行為。

（三）高誠信公司、中聯永亨公司嚴格履行相關合同必然實施涉案專利

首先，經查明，涉案工程的施工圖系由華庭公司設計，再由高誠信公司轉交給中聯永亨公司。該施工圖中關于防攀爬圍欄的設計方案與固耐特公司發送給華庭公司電子郵件的相關內容相符，而原審中華庭公司又確認施工圖與竣工圖中關于防攀爬圍欄的相關內容相符。由此可以確認，中聯永亨公司作為施工依據的設計方案來源固耐特公司。其次，根據施工圖紙記載的防攀爬圍欄的正視圖、中間柱截面圖、中間柱網片連接示意圖，以及“圍欄由立柱（含壓板）、網片和固定螺栓等構建組成”“中間柱采用冷軋雙面熱鍍鋅鋼板冷彎成型……立柱開口面的兩翼邊設有安裝排孔，孔間距25，與插槽式壓板相咬合”“網片采用L50×5的角鋼和5mm厚的扁鋼制成的壓板用扭斷螺栓固定”等技術要求，可以確認施工圖中關于防攀爬圍欄的設計方案采用了涉案專利技術。再次，翔安監獄與高誠信公司簽訂的代建合同約定，“嚴禁在施工過程中利用施工洽商或者補簽其他協議隨意變更設計、增加投資?！备哒\信公司與中聯永亨公司簽訂的施工合同約定，“具體工程承包范圍詳見該工程的設計圖紙、工程量清單?！痹搩煞莺贤瑢τ谧鳛榇▎挝坏母哒\信公司以及作為施工單位的中聯永亨公司具有約束力。最后，從涉案工程竣工驗收報告來看，設計單位華庭公司作為涉案工程竣工驗收單位之一確認了“該工程完成了建設工程設計和合同約定的各項內容”，可見，在涉案工程的建設過程中，高誠信公司、中聯永亨公司嚴格按上述約定履行了合同義務，被訴侵權產品系按圖紙施工。

綜上，在施工圖中關于防攀爬圍欄的設計方案源于固耐特公司提供的專利技術的情況下，高誠信公司、中聯永亨公司嚴格履行相關合同必然會導致實施涉案專利的結果。

（四）固耐特公司故意隱瞞了設計圖中具有專利技術的事實且怠于主張權利

首先，涉案專利申請日為2011年12月7日，授權日為2015年9月16日，在案證據表明固耐特公司參與涉案工程設計的期間為2015年2月至10月，而根據華庭公司陳述，其直至2020年才知曉固耐特公司提供的設計圖中包含有專利技術，在案亦無其他證據表明固耐特公司在參與設計的過程中曾就涉案專利申請和獲得授權的事宜告知華庭公司。其次，如上所述，固耐特公司早已知曉涉案工程的發包人和實際使用單位為翔安監獄，而且該工程是通過公開招投標開展的施工活動，但固耐特公司并未將相關專利情況告知翔安監獄，也未告知高誠信公司和中聯永亨公司。固耐特公司故意隱瞞上述關鍵事實的行為，使翔安監獄喪失了在實際施工前要求華庭公司更改設計方案，或與華庭公司就設計費重新進行協商議價的機會，從而導致被納入設計圖的專利技術方案成為了涉案工程的不可替代之方案。遲至工程竣工前半年左右，固耐特公司才發出告知提醒函，意圖收取專利許可費，此種做法不符合誠實信用原則，極易導致發生糾紛。最后，關于怠于行使權利，固耐特公司上訴稱其并不確定相關方案是否被涉案工程采用，只有等到被訴侵權產品安裝完畢后才能發現侵權行為。對此，根據固耐特公司與華庭公司之間往來的事實，固耐特公司完全有能力和渠道知曉其提供的方案是否被華庭公司采用，以便在項目施工前告知相關方涉案專利的相關事宜。故對于固耐特公司的上述主張，本院不予采信。

綜上所述，在權利人固耐特公司明知其提供的設計方案用于涉案工程，且深度參與了設計工作，涉案工程亦嚴格按照圖紙施工的情況下，應認定固耐特公司默示許可相關主體在涉案工程中實施涉案專利。固耐特公司主張代建單位高誠信公司及施工單位中聯永亨公司專利侵權，缺乏事實和法律依據，本院不予支持。關于專利許可費，首先，雖然根據固耐特公司的許可范圍，在涉案工程中實施涉案專利的相關主體均可被視為獲得了專利權人的許可而不構成侵權，但直接與固耐特公司進行溝通的是華庭公司。其次，涉案專利技術的價值已體現在華庭公司的設計圖上，設計合同已經“包含了所有設計內容的相關費用”，翔安監獄也已支付了設計費。最后，根據上述分析可知，固耐特公司知曉或至少應知華庭公司與涉案工程的發包方達成的具有對價的協議包含了涉案專利技術。因此，固耐特公司也不應向高誠信公司和中聯永亨公司主張許可費。