共存同意書在商標近似判斷中的作用

1 沃德蘭案：共存協議不能消除相關公眾對商品來源的誤認混淆 

（北京市高級人民法院（2017）京行終529號行政判決書）

作為全球知名的電子支付和高科技交易服務提供商，沃德蘭盧森堡公司（下稱沃德蘭）欲在計算機等商品上申請注冊“worldline e-payment services”商標（下稱系爭商標），先后被中國國家工商行政管理總局商標局（下稱商標局）、商標評審委員會（下稱商評委）駁回注冊申請。隨后，沃德蘭向法院提起行政訴訟。

日前，北京市高級人民法院作出終審判決，駁回了沃德蘭的上訴。

系爭商標為第13004919號“worldline e-payment services”商標，由沃德蘭于2013年7月提出注冊申請，指定使用在計算機、軟件、數據處理設備等第9類商品上。

經審查，商標局于2014年9月以系爭商標與第4507667號“WORLDLINER”商標（下稱引證商標）構成使用在同一種或類似商品上的近似商標為由，決定駁回系爭商標的注冊申請。沃德蘭不服商標局所作決定，向商評委提出復審申請。2015年5月，商評委認為沃德蘭的復審理由不能成立，駁回了系爭商標的注冊申請。沃德蘭不服商評委所作復審決定，繼而向北京知識產權法院提起行政訴訟。

引證商標由美國波音管理公司于2005年2月提出注冊申請，2010年9月被核準注冊使用在計算機、資料處理設備、計算機程序等第9類商品上。2013年2月，引證商標經核準轉讓予美國波音公司。2015年8月，波音公司出具共存同意書，表示同意系爭商標與引證商標在同一市場中共存。

北京知識產權法院經審理認為，系爭商標與引證商標構成使用在同一種或類似商品上的近似商標，且沃德蘭提交的證據不足以證明系爭商標經使用已經獲得與引證商標可區分的顯著特征。據此，法院一審判決駁回沃德蘭的訴訟請求。

沃德蘭不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴，主張其與引證商標權利人已經簽訂了共存同意書，系爭商標指定使用商品與引證商標核定使用商品不屬于同一種或類似商品，系爭商標與引證商標不構成近似商標，因此共存于市場不會引起消費者產生混淆、誤認。同時，沃德蘭還主張系爭商標中含有該公司的商號，隨著其商號長期大量的實際使用，系爭商標的顯著性得以有效提升，已具有區分商品來源的作用，不會導致消費者產生混淆、誤認。

經審理，北京市高級人民法院認為，系爭商標指定使用商品與引證商標核定使用商品在功能用途、銷售渠道、消費群體等方面存在相同或類似情形，構成同一種或類似商品；系爭商標與引證商標的標志在呼叫、文字構成及整體效果等方面相近似，構成近似商標。在此情況下，系爭商標與引證商標共存，易使相關公眾認為兩者來源于同一主體或者其提供者之間具有特定聯系，從而對商品來源產生混淆、誤認。

同時，北京市高級人民法院指出，沃德蘭提交的證據不足以證明系爭商標經過宣傳和使用已具有較高知名度，并取得了與引證商標相區分的顯著性。雖然引證商標權利人出具了共存同意書，但在系爭商標與引證商標不能予以區分的基礎上，引證商標仍構成系爭商標獲準注冊的在先權利障礙。

綜上，北京市高級人民法院終審判決駁回沃德蘭的上訴，維持一審判決。


2 新浪網與微夢創科案：共存協議助相同或者類似者服務上的近似商標獲得注冊 

（一審：北京知識產權法院(2015)京知行初字第5140號行政判決書；二審：北京市高級人民法院(2016)京行終1971號行政判決書）

2016年4月27日，北京知識產權法院判決認定原告微夢創科公司與新浪網技術（中國）有限公司關于“weibo及圖”的共存協議有效，撤銷了商標評審委員會作出的“weibo及圖”商標駁回復審的決定，責令其重新作出決定。

裁判要旨：

在判斷訴爭商標與引證商標是否構成近似商標時，應同時考慮和尊重注冊在先的引證商標權人的意見?？紤]到原告微夢創科公司與引證商標的權利人新浪網技術（中國）有限公司系關聯公司，二者具有利益的一致性，且微夢創科公司在商標復審期間即向商標評審委員會提交了由引證商標的權利人新浪網技術（中國）有限公司出具《共存同意函》，顯示引證商標權利人知悉并同意訴爭商標注冊和使用。

在先生效判決認定了在訴爭商標與引證商標并非完全相同的商標、訴爭商標申請人與引證商標的權利人之間存在關聯關系，且引證商標權利人出具了商標共存同意書，并無證據表明引證商標權利人出具的共存同意書會對相關公眾的利益造成損害的情況下，應認定訴爭商標與引證商標未構成注冊在相同或者類似者服務上的近似商標，未違反2014年《商標法》第三十條的規定。

案情：

申請注冊“weibo及圖”商標被商標評審委員會駁回，北京微夢創科網絡技術有限公司訴至法院請求撤銷被訴決定。

北京知識產權法院判決認定原告微夢創科公司與新浪網技術（中國）有限公司關于“weibo及圖”的共存協議有效，撤銷了商標評審委員會作出的“weibo及圖”商標駁回復審的決定，責令其重新作出決定。

引證商標為“圖形”商標，由新浪網技術（中國）有限公司于2013年7月15日申請注冊，核定使用在第38類第3801、3802群組的無線電廣播、電視播放、新聞社、計算機終端通訊、計算機輔助信息和圖像傳送、電子公告牌服務（通訊服務）、提供與全球計算機網絡的電訊聯接服務、提供全球計算機網絡用戶接入服務、提供互聯網聊天室、提供數據庫接入服務等服務上，專用期限自2014年12月14日起至2024年12月13日止。

2014年4月，微夢創科公司申請注冊，指定使用在第38類第3801、3802群組的電視廣播、有線電視播放、電視播放、新聞社、無線電廣播、信息傳送、電子郵件、提供全球計算機網絡用戶接入服務（服務商）、提供在線論壇、計算機輔助信息和圖像傳送等服務上。2015年4月，國家工商行政管理總局商標局以兩商標近似為由，駁回微夢創科公司的商標注冊申請。

微夢創科公司不服向商標評審委員會申請復審。2015年12月,商標評審委員會作出決定，駁回微夢創科公司復審。

微夢創科公司認為，其申請的商標與新浪公司的商標具有明顯差異，并未構成類似服務商的近似商標，不會造成相關公眾的混淆，而且與新浪公司已達成共存協議。為此，微夢創科公司對商標評審委員會決定不服，訴至北京知識產權法院，請求撤銷商評委決定。

北京知識產權法院經審理認為：

雙方的爭議焦點為訴爭商標的申請注冊是否違反2014年《商標法》第30條的規定，與商標構成相同或近似。本案中，訴爭商標與引證商標的圖形部分雖構圖風格與視覺效果近似，但整體觀察仍然存在一些差別。在判斷本案的訴爭商標與引證商標是否構成近似商標時，應同時考慮和尊重注冊在先的引證商標權人的意見?？紤]到原告微夢創科公司與引證商標的權利人新浪網技術（中國）有限公司系關聯公司，二者具有利益的一致性，且微夢創科公司在商標復審期間即向商標評審委員會提交了由引證商標的權利人新浪網技術（中國）有限公司出具《共存同意函》，顯示引證商標權利人知悉并同意訴爭商標注冊和使用。

同時，北京知識產權法院認為：

在先生效判決2014年5月6日北京高院作出的（2014）高行終字第1175號行政判決中，認定了在①訴爭商標與引證商標并非完全相同的商標、②訴爭商標申請人與引證商標的權利人之間存在關聯關系，且③引證商標權利人出具了商標共存同意書，并④無證據表明引證商標權利人出具的共存同意書會對相關公眾的利益造成損害的情況下，應認定訴爭商標與引證商標未構成注冊在相同或者類似者服務上的近似商標，未違反2014年《商標法》第三十條的規定。

為此，北京知識產權法院判決撤銷了商標評審委員會作出的“weibo及圖”商標駁回復審的決定，責令其重新作出決定。

北京高院二審維持一審判決。