評析"汽車"外觀設計專利權無效宣告請求案
探析外觀設計專利權與商標權的沖突與解決
新能源車是我國戰略性新興產業,在全球汽車領域,近年來新能源汽車的應用已經成為汽車產業的共識,引領著汽車產業的大變革,市場競爭激烈。
2022年,華人運通控股(上海)有限公司(下稱請求人)針對雷諾兩合公司(下稱專利權人)的一項名稱為“汽車”的外觀設計專利(專利號:ZL202130363449.5)向國家知識產權局提起無效宣告請求。國家知識產權局經審理,作出第57220號無效宣告請求審查決定(下稱第57220號決定),宣告涉案專利權全部無效。
眾所周知,外觀設計專利權和商標權均是知識產權的重要組成部分,由于兩者的保護內容有重合之處,所以實踐中存在交叉保護和相互沖突的情況。本案專利權人是全球著名汽車廠商,請求人作為國內新能源車新銳,旗下高合Hiphi X新能源汽車獲得了2022年中國外觀設計專利金獎、德國紅點獎等獎項,其使用的商標即本案的在先商標。本案社會影響大,證據復雜,合議組圍繞“涉案專利是否與在先商標權相沖突”這一焦點問題,并針對雙方當事人的主張和證據,全面進行了權利沖突的認定。為便于讀者對產生商標權利沖突問題有更深的理解,本文從以下三個方面進行剖析。
一、涉案專利的圖案是否起到商標標識作用的認定
在外觀設計商標權利沖突案件中,通常要判斷涉案專利中對于相關圖案的使用是否系商標意義上的使用,即該標識是否具有區分商品或服務來源的作用。本案中,涉案專利在車輪中央設置圖案“圖片”,其設置位置和在先商標的使用位置相同,其在貨箱的后側中部設置圖案“圖片”,這也是汽車類商品經常設置商標的位置,因此上述圖案客觀上起到了商標標識的作用。
涉案專利在車輪中央和貨箱中央設置圖案
在先商標設置在車輪中央
二、涉案專利的圖案是否與在先商標相近似的判斷
外觀設計專利與在先商標中含有的相關設計的相同或相似的認定,原則上適用商標相同、相似的判斷標準,一方面,需認定涉案專利的產品與在先商標指定使用的商品是否同一種或者類似商品,另一方面,以相關公眾的一般注意力和認知力為標準,判斷涉案專利的圖案與在先商標是否相同或者近似。同時,還需要考慮商標本身的顯著性、在先商標知名度等因素判定是否易使相關公眾對商品或者服務的來源產生混淆。本案涉案專利與在先商標使用的商品均為汽車,焦點問題在于兩者是否相近似,將涉案專利的上述圖案與在先商標相比,兩者的相同點在于:均由兩段對稱弧線形成括號形,括號形居中設置一條線段,線段上下端均超越了括號缺口。兩者的主要區別在于:(1)在先商標“”商標圖形與地面水平線垂直,涉案專利使用的“
”“
”圖案與地面水平線傾斜向上呈45度角;(2)涉案專利的兩段弧線略長,在先商標的兩段弧線略短。涉案專利的線段的兩端平直,在先商標的線段的兩端略倒角。
對此,合議組認為,認定商標相同或者近似應以相關公眾的一般注意力為標準,涉案專利的上述圖案和在先商標的圖形基本一致,均給相關公眾以一條線段居中分開一個括號的整體視覺印象。對于上述區別(1),兩者雖然角度雖然不同,但一方面,當兩者都設置在車輪中央時,由于在車輪行駛時圖案的角度隨之變化,行駛后停止時圖案角度也是隨機的,在車輪行駛或者停止至一定角度時涉案專利的圖案的角度與在先商標是相同的,另一方面,圖案的角度也會隨相關公眾的不同視角而不同,正如證據4和證據9的如下附圖所示,從側面拍出的照片顯示在先商標也是有傾斜角度的。同理,相關公眾從側面一定角度觀察涉案專利的圖案的角度也會與在先商標相同,因此在實際使用時相關公眾難以區分兩者角度的不同;對于上述區別(2),兩者弧線雖然略有長短,但整體均近似括號形,兩者的線段雖然有是否略微倒角的不同,但整體均近似長條形,上述區別均屬于相關公眾施以一般注意力難以覺察的細微差異,兩者仍均給相關公眾以一條線段居中分開一個括號的整體視覺印象。因此涉案專利的上述圖案與在先商標構成近似。
證據4附圖
證據9附圖
三、關于專利權人的主張和反證的審查
不同于其他外觀設計專利權與在先商標權利沖突案件的是,本案中雙方當事人均提交了大量的證據,用以證明各自的主張。請求人提交了大量的網絡證據用以證明在先商標的知名度,專利權人則提交了國外判決用以證明在先商標不具有顯著性,同時其還提交了國內行政決定以及其他汽車商標用以證明涉案專利的圖案和在先商標不相近似。因此,決定對專利權人的主張和反證也進行了一一評述。
(一)國外判決能否證明在先商標不具有顯著性
專利權人提交的國外法院的判決書認定,請求人的注冊商標“”由于與眾所周知的待機圖標“
”區別不大,顯著性較弱,保護范圍不宜過大。
對此,合議組認為:首先,專利權和商標權均具有地域性,國外判決對本案并無約束力,且該判決也認可“”和“
”很相似;其次,請求人的證據4詳細闡釋了“高合HiPhi LOGO的寓意”:
證據4附圖
證據4附圖
“高合HiPhi采用的全新LOGO將西方先哲發現的黃金比例法則‘Φ’和代表中華思想精髓的‘中’合并,構成完美的幾何圖形,代表‘合’而不同的世界,展現高合HiPhi的品牌精神和愿景”,可見在先商標“”的設計初衷與待機圖標“
”并無有任何關聯,兩者圖案差別較大,寓意也全然不同;最后,請求人將在先商標“
”廣泛宣傳和使用,使得在先商標“
”具有明確指示商品或服務來源的功能,相關公眾已經將在先商標“
”與請求人聯系在一起,認為使用該在先商標“
”的汽車來源于請求人或者與請求人存在某種特定的聯系。因此,專利權人關于在先商標“
”不具有顯著性的主張不成立。
(二)國內行政決定能否證明涉案專利的圖案與在先商標不相近似
專利權人提交了第60136328號關于“”的商標申請在第12類:“充氣輪胎、民用無人機”上的初步審定,經分割后申請目前已經公告,還提交了國家知識產權局對專利權人在“汽車、陸地機動車輛”等產品上關于“
”的商標注冊申請的駁回決定,但引證的商標是第6859132號注冊商標“
” 和第9303738號注冊商標 “
” ,而沒有引證請求人的在先商標“
”,因此專利權人主張兩者不相近似。
對此,合議組認為:一方面,國家知識產權局已經駁回了雷諾股份公司在“汽車”上關于“”的商標注冊申請,則證明未經允許在汽車商品上使用“
”商標會侵犯引證商標權;另一方面,國家知識產權局在已經檢索出相似的引證商標的情況下,可以主動選擇終止檢索,因此駁回通知書未引用請求人的在先商標“
”,并不能證明兩者不相近似。
(三)其他汽車商標能否證明涉案專利的圖案與在先商標不相近似
專利權人主張,在涉案專利涉及的汽車領域,對于相關公眾來說,汽車是日常生活中常見的大件商品,在購買或者使用過程中具有較強的注意力和較高的識別能力,并列舉了在汽車領域一些商標,認為涉案專利的實施不會誤導相關公眾或者致使相關公眾產生混淆。對此,合議組認為:專利權人列舉的汽車領域的圖形商標與本案無關,商標近似性判斷遵循個案原則,對于圖形商標而言,需要綜合商標的圖案、實際使用狀態、廣泛使用帶來的知名度和影響力等諸多因素進行考量。雖然相關公眾在購買和使用大件商品時具有較高的注意力和識別能力,但在涉案專利的圖案“”與在先商標“
”十分近似的情況下,仍會誤導相關公眾或者致使相關公眾對商品來源產生混淆。
當事人在申請專利時,應遵循誠實信用原則,對他人的在先商標權進行適當尊重和合理避讓,以免和在先商標權相沖突。請求人的在先商標“”于2018年08月20日申請,于2019年12月07日核準在汽車類別注冊,并自2019年以來已經廣泛使用,專利權人應該知曉請求人的在先商標“
”。涉案專利的申請日為2021年06月11日,晚于在先商標的注冊日,專利權人未盡適當的注意義務,導致涉案專利與在先商標權沖突,理應承擔不利后果。
綜上,涉案專利未經請求人允許,在相同類別商品的相同位置或者該類商品經常設置商標的位置使用了與在先商標近似的圖案,易使相關公眾對相應商品的來源產生混淆,因此,涉案專利與在先商標相沖突,不符合專利法第23條第3款的規定。
四、典型意義及啟示
本案引起了社會廣泛關注,決定作出后,產生了較大的社會反響。
一方面,第57220號決定在認定涉案專利的圖案客觀上起到了商標標識的作用的基礎上,以相關公眾的一般注意力為標準,評述了涉案專利的圖案是否起到了商標的作用,與在先商標是否相近似,并對專利權人的主張和反證進行了一一評述,最后得出了涉案專利與在先商標權相沖突的審查結論,完整地闡述了外觀設計專利與在先商標權相沖突的判斷標準,對外觀設計專利與在先商標權沖突案件的審理具有指導意義。
另一方面,第57220號決定對企業知識產權工作具有指引作用,自主知識產權為企業的生存和發展保駕護航,企業在制定和執行知識產權制度的時候,需要注意不同類型知識產權存在交叉保護,進行綜合布局。在申請和行使知識產權時,需遵守誠實信用原則,對他人在先合法權利進行適當的尊重和合理避讓,避免與他人在先合法權利相沖突。
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